CARREFOUR DE RENCONTRES DES ACTEURS DE LA CRATION ET DU DVELOPPEMENT DE SOCITS INNOVANTES ET TECHNOLOGIQUES

Association Loi 1901

PROPOSITIONS DU GROUPE DE TRAVAIL 8

La stratgie de proprit intellectuelle > Au cur du dveloppement de la jeune

entreprise de technologie innovante

ANIMATEUR : Philippe Boucheron - Bioam Gestion MEMBRES : Sophie Dingreville - Iris Capital Olivier Ezratty - Conseil Benot Jean-Jean - FIST-CNRS Franoise Moisand - Inserm Michel Neu - CEA Gilles Rocher - IP Platform Jean-Philippe Stefanini - EMERTEC Gestion POUR CAPINTECH : Laurent Kott Miya Pellissard-Yadan Marine Lhouillier PERSONNES CONSULTES : Michel Safars - INRIA-Transfert Jean-Baptiste Mozziconacci - INPI Jacques Verone - INPI

www.capintech.com

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Stratgie de proprit intellectuelle (P.I.) au cur de la cration de valeur

Des constats fondamentaux partags par les membres
Quils soient issus ou non dorganismes publics de recherche, les nouveaux entrepreneurs ne considrent pas la proprit intellectuelle comme stratgique et prioritaire. Trop de nouveaux entrepreneurs pensent quune stratgie de proprit intellectuelle se rsume assurer une protection en dposant des brevets ou en taisant son secret. Or, la proprit intellectuelle cre de la valeur pour la jeune entreprise de technologie innovante, cest un de ses actifs majeurs et souvent le seul prenne. La proprit intellectuelle est un actif de l'entreprise qui se construit tout au long de son dveloppement : IL SE CONSTRUIT DS LE DEBUT POUR LA FIN ! Au-del de leffet de protection, sa construction et sa valorisation permettront aux dirigeants de choisir les partenaires commerciaux, technologiques et financiers les plus efficaces pour la croissance de leur entreprise innovante. Pour autant, on ne pourra avoir une ide de la valeur de lactif ou de son utilit qu terme.

Nos propositions
Les membres du groupe de travail ont mis en commun leurs expriences et expertises afin de slectionner des propositions utiles pour la cration et le dveloppement d'entreprises de technologies innovantes. Pour agir l o c'est possible avec des moyens simples, ils ont construit un guide permettant d'laborer la stratgie de P.I. ainsi que des outils complmentaires. Construire sa stratgie de P.I. : Questions cls et conseils permettant aux porteurs de projet et aux entrepreneurs dlaborer leur stratgie de proprit intellectuelle (P.I.). Trois axes majeurs ont t identifis puis analyss :
Comprendre l'cosystme et s'inscrire dans sa dynamique Diffrencier et consolider sa technologie Placer l'Homme au cur de la stratgie de P.I.

La bote outils regroupe des lments cls destins appuyer les entrepreneurs dans leurs rflexions et leurs prises de dcision en matire de proprit intellectuelle : Le schma Collaboration des quipes pour placer la stratgie de P.I. au cur de l'entreprise Des moyens dobtenir expertise, rponses et soutiens Une slection de sources dinformations utiles Un focus sur des pratiques internationales Un lexique de termes cls.

GROUPE DE TRAVAIL
Objectif du groupe de travail 8 :

Guider les jeunes entreprises de technologies innovantes vers la constitution dun actif proprit intellectuelle.

Nous recommandons aux porteurs de projet en phase de concrtisation, quils soient chercheurs ou non, ainsi quaux nouveaux chefs dentreprises de technologies innovantes dlaborer une stratgie de proprit intellectuelle (P.I.).

Compos d'entrepreneurs, d'investisseurs et de reprsentants d'organismes de recherche, le groupe s'est consacr cet aspect important du lancement de l'entreprise innovante : la construction d'une stratgie de proprit intellectuelle. La rflexion s'est fonde sur l'exprience de ses membres et a t enrichie par les informations recueillies par ailleurs dans des entretiens.

LES MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL

ANIMATEUR :

Philippe Boucheron Prsident du Directoire Bioam Gestion

POUR CAPINTECH :

Sophie Dingreville Partner Iris Capital Olivier Ezratty Conseil en stratgie de linnovation www.oezratty.net Benot Jean-Jean Directeur Gnral de FIST CNRS

Franoise Moisand Charge de mission Inserm Michel Neu Charg de mission CEA Gilles Rocher Directeur IP Platform Jean-Philippe Stefanini Membre du Directoire EMERTEC Gestion

Miya Pellissard-Yadan Dlgue gnrale Marine Lhouillier Responsable communication

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La stratgie de proprit intellectuelle > Au cur du dveloppement de la jeune

entreprise de technologie innovante Bote outils

L'objectif du groupe de travail 8 est d'appuyer les jeunes entreprises innovantes dans la construction de leur stratgie de proprit intellectuelle de faon pragmatique. La rflexion s'est fonde sur l'exprience des membres du groupe et a t enrichie par des entretiens auprs d'autres experts. La bote outils regroupe des lments cls destins appuyer les entrepreneurs innovants dans leurs rflexions et leurs prises de dcisions en matire de proprit intellectuelle.

Collaboration des quipes pour placer la stratgie de P.I. au cur de l'entreprise

ng & Commer rketi cia a M l
Suivi de l'volution des besoins clients, des concurrents, partenaires et investisseurs Preuve de concept, offre produit Alliance commerciale, transfert, rglementation

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Identification des technologies et des volutions produits possibles, en lien avec l'cosystme

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CapInTech

Analyse des options commerciales, Libert d'exploitation, technologiques, co-dveloppement humaines et juridiques

STRATGIE P.I.

R.H.

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Des moyens d'obtenir expertises, rponses et soutiens

Conseils : en France, ce sont les conseils en proprit industrielle (C.P.I.), des avocats spcialiss ainsi que des conseils diplms mandataires europens. Compte tenu de leur formation juridique ou technique et de leur exprience, les Conseils sont mme daccompagner les entreprises dans tous les domaines de la P.I. et de les reprsenter. Annuaire des C.P.I. : www.cncpi.fr et annuaire des mandataires europens : www.epo.org Choisir un expert
Vos Interlocuteurs Quelle quipe d'experts ? Expertise mtier et sectorielle ? Exprience russie de la ngociation : partenariat, transfert, contentieux. Ses rfrences Effectuez des contrles de rfrence. Ses atouts : contacts et rseaux dans le march et le secteur, sources et partenaires potentiels. Rseau international et prsence effective sur place. Votre collaboration La stratgie de P.I. ne se dlgue pas ! Pensez aux conflits d'intrts. Constituez ensemble le noyau qui dfinira la stratgie et celui qui la portera en interne. Identifiez, formez et allouez du temps cette fonction.

Focus sur des pratiques internationales

Toute innovation senvisage dsormais au niveau mondial. La jeune entreprise de technologie innovante doit intgrer la dimension internationale dans sa stratgie de P.I. Les membres du groupe de travail vous recommandent dtre accompagns dexperts dans cette dmarche. Voici un tour d'horizon des zones les plus actives en matire de P.I. :
EUROPE Les marques et modles communautaires confrent une protection directe sur les pays de l'UE, mais il n'existe pas encore de brevet communautaire. L'OEB dlivre des brevets europens reconnus mais qui doivent ensuite tre clats en brevets nationaux. Les cots de traduction sont encore levs et donc prendre en compte. Le traitement des litiges reste htrogne du fait de l'absence de systme judicaire commun et les risques encourus en cas de contrefaon sont encore faibles. JAPON 3 dposant mondial de brevets, le Japon place la proprit industrielle au cur de son dveloppement. Bien que les examens soient longs, une multiplicit de titres est dlivre et la qualit des brevets est en amlioration. Les conseils sont expriments. Le systme judiciaire est reconnu et moins coteux qu'aux USA.
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USA La proprit intellectuelle est une arme stratgique, souvent intgre ds le projet de recherche. Contrairement l'Europe o la proprit va au premier qui dpose, la lgislation amricaine accorde la proprit au premier qui invente ("first to invent"). D'o l'importance d'une traabilit rigoureuse des processus d'invention. Les Conseils et avocats sont de trs bon niveau. Le droit tant complexe, les procdures contentieuses sont longues et onreuses. En contrepartie, les rparations peuvent tre importantes.

INDE L'Inde est un exemple de pays mergent qui organise son systme de proprit industrielle pour structurer son conomie et exporter. Les brevets dlivrs sont reconnus dans certains secteurs. Le systme judiciaire est inspir du modle anglo-saxon mais n'a pas encore atteint son niveau de rigueur. Les Conseils et experts sont en cours de professionnalisation (formation aux USA et en Angleterre).

CHINE Le systme de brevet est inspir de celui de l'OEB. Les dpts de brevets (et les certificats d'utilit) sont en forte croissance. La Chine soutient une politique de proprit industrielle active et de plus en plus rigoureuse afin de dvelopper son industrie domestique dans des secteurs cls. La procdure judiciaire est en cours de rvision pour amliorer les contrles au niveau rgional. Les experts sont souvent forms aux USA.

Les confrences, formations ou rseaux (associations, ples de comptitivit) ainsi que le recours dautres conseils externes (investisseurs, accompagnateurs, administrateurs, etc.) permettent dapporter lentreprise exprience et expertise. Entourez-vous d'un groupe d'experts bnvoles (smartgroup) et rencontrez-vous rgulirement. Bases de donnes utiles pour les recherches d'antriorit () et la veille technologique () patft.uspto.gov, brevets amricains ep.espacenet.com, brevets europens www.google.com/patents INPI : votre interlocuteur public en France sur www.f2t.fr, France Transfert Technologies toutes ces questions. yet2.com www.inpi.fr www.TechTransferOnline.com

Sources d'informations internationales Des experts en P.I. sont Office europen des brevets (OEB), www.epo.org attachs aux ambassades OHMI, agence de l'U.E. pour l'enregistrement des marques, de France en Chine, Emirats et Maroc dessins et modles dans les 27 pays, oami.europa.eu USPTO, Office amricain des brevets et marques : www.uspto.gov OMPI, Organisation mondiale de la P.I., rpertoires des offices mondiaux et trait rgissant une tape vers lextension internationale du brevet (PCT patent cooperation treaty ) www.wipo.int.

LEXIQUE

PROPRIT INTELLECTUELLE (P.I.) Proprit industrielle Sacquiert par un dpt de titres (brevets, marques, modles, etc.) et parfois par usage (noms commerciaux et enseignes)

= +

Proprit littraire et artistique Sacquiert sans formalits, du fait mme de la cration de luvre

BRIQUE TECHNOLOGIQUE : chaque technologie intgre dans un produit. > Reprez leurs ventuels propritaires et intgrez leurs comportements dans votre stratgie. PREUVE DE CONCEPT : premire dmonstration de ladquation entre loffre technologique et un besoin. > Elle permet de nourrir les stratgies de P.I. ACCORD DE CONFIDENTIALIT (NDA Non-Disclosure Agreement) : contrat avec une dure, une dfinition prcise des informations confidentielles et des modalits de leur restitution. > Si vous devez absolument divulguer votre invention, ce contrat est indispensable mais insuffisant. PORTEFEUILLE DE P.I. : regroupe lensemble des titres, savoirfaire, etc. > Il sera enrichi dans le cadre de la stratgie de P.I. en veillant au bon timing au regard de la concurrence et des partenariats.

COPROPRIT DUN TITRE DE PROPRIT INDUSTRIELLE : partage juridique de la proprit. > Contractualisez, soyez vigilant et prcis quant la prise de dcision et l'exploitation. LICENCE/TRANSFERT : contrat donnant lexploitation dune technologie. > Appuyez-vous sur des experts pour le rdiger. BREVET DINVENTION (Patent) : titre de proprit qui protge une invention, un produit ou un procd apportant une solution technique, mais pas une ide. > Brevete, votre invention sera rendue publique mais ne divulguez rien avant davoir dpos ! Le brevet nest pas un droit de faire. SECRET : consiste ne pas diffuser hors de lentreprise les connaissances labores en son sein. > Datez ce secret, impliquez toute lentreprise et acceptez d'en parler sans trop en dire.

LENVELOPPE SOLEAU : outil franais permettant de dater une cration. > Ce n'est pas une protection mais les formalits de dpt lINPI et le cot sont allgs. GROUPEMENT DE BREVETS (Patent pool) : permet plusieurs propritaires la mise en commun de l'exploitation des brevets considrs comme indispensables la mise en uvre dune technologie. > Dans certains secteurs ils sont mme la base de standards. CERTIFICAT OU MODLE D'UTILIT : titre de proprit industrielle. > Particulirement utilis dans certains pays, dont la Chine, son cot et sa porte (dure, domaine, etc.) sont limits par rapport au brevet.

PROPRIT LITTRAIRE ET ARTISTIQUE : > Vous pouvez remplir des formalits pour la consolider. INVENTEUR / AUTEUR : lindividu ou le groupe dindividus lorigine de linvention/luvre. > Sils ont des droits, ils ne sont pas automatiquement propritaires de leurs productions. ETAT DE LART DE LA P.I. : cartographie et analyse de lcosystme. > Une tude de libert dexploitation est importante mais attention, les acteurs ne sont pas statiques.

Plus de termes sur notre site www.capintech.com

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La stratgie de proprit intellectuelle > Au cur du dveloppement de la jeune

entreprise de technologie innovante Construire sa stratgie de P.I.

L'objectif du groupe de travail 8 est d'appuyer les jeunes entreprises innovantes dans la construction de leur stratgie de proprit intellectuelle de faon pragmatique. La rflexion s'est fonde sur l'exprience des membres du groupe et a t enrichie par des entretiens auprs d'autres experts. Pour agir l o c'est possible avec des moyens simples, les membres ont construit cette grille permettant d'laborer la stratgie de P.I. Cette grille regroupe des questions et conseils cls destins aux porteurs de projet et aux entrepreneurs innovants. Trois axes majeurs ont t identifis puis analyss dans une dynamique de maturation du projet vers une cration d'entreprise innovante.

Comprendre l'cosystme et s'inscrire dans sa dynamique

Diffrencier et consolider sa technologie

Placer l'Homme au cur de la stratgie de P.I.

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TEMPS QUESTIONS CLS

PORTEUR DE PROJET
PROPOSITIONS
Fates une tude de libert dexploitation. Sachez vous situer dans votre cosystme. Prenez en compte les standards, rglementations, normes, etc. Comprenez les stratgies quils dploient. Envisagez collaborations et alliances au plus tt. Anticipez lvolution de lcosystme.

CHEF D'ENTREPRISE
QUESTIONS CLS
> Quelle dynamique de lcosystme ? > Comment les technologies sont-elles imbriques ? > Comment formaliser les collaborations ? > Quelles stratgies de partenariat ou dachat possibles ? > Comment reprer et saisir les opportunits ?

PROPOSITIONS
Ne soyez jamais statique, la libert dexploitation volue. Comprenez qui possde quoi et reprez ce qui est libre. Rencontrez les acteurs cls. Achetez des licences mais aussi des dtenteurs de technologie pour consolider votre portefeuille. Soyez immerg dans la dynamique de march pour saisir les opportunits : clusters, rseaux thmatiques.

> Quel est l'tat de lart dans le domaine, au-del des frontires ?

> Qui sont les principaux acteurs et dposants : individus, organismes de recherche, entreprises ? > Quels partenaires / concurrents ?

> Quelle confidentialit ? > Que dois-je protger ? > Comment la protger ? > Quest-ce qui diffrencie ma technologie ?

Comprenez ce qui peut tre protg, surveill, dtect. Envisagez qui vous pourrez exclure. Ne raisonnez pas en nombre de brevets ou de publications, etc. Envisagez la protection de votre produit dans la chane de valeur : algorithme, composant, produit fini, etc. Dlimitez bien les briques technologiques, leur intgration et leurs interdpendances. Attendez dtre assez document et soyez prcis sur la description de la technologie si vous dposez. Evaluez le rapport investissement/bnfices. Pensez cot global : cot de la protection et impact positif sur la valorisation. Pensez subvention, capital et partenaires acteurs !

> Comment la proprit est-elle transfre lentreprise ?

Soyez rigoureux sur la traabilit et les modalits de transfert de la proprit vers lentreprise. Dlimitez bien les briques de P.I. Sont-elles libres ou pas ? Rflchissez au timing, dfinissez votre calendrier. Matrisez votre discours : acceptez den parler sans trop en dire, suivez votre calendrier. Pensez valoriser votre capacit dexclusion et de collaboration. Envisagez, ngociez et faites voluer des partenariats. Evaluez les conomies issues dun partenariat avec un acteur majeur. Pensez la valorisation terme de votre entreprise.

> Comment dvelopper son produit tout en consolidant son portefeuille ? > Quelle communication autour du produit et/ou de la technologie ?

> Quel cot par stratgie ? > Quel mode de financement ?

> O et qui sont les inventeurs et auteurs ? > Qui a les droits et comment sont-ils rmunrs ? > Comment intgrer les hommes et les inventions ? > Qui portera les comptences technologiques et les fera voluer ? > Qui dfinira la stratgie ? > Qui va activer et dfendre votre P.I. ? > Qui sassurera du respect de la confidentialit ?

Etablissez une cartographie Homme/P.I. Envisagez les collaborations au plus tt. Soyez rigoureux sur la traabilit et les modalits de transfert de la proprit vers lentreprise.

> Qui dcide de la stratgie P.I. ? > Quel droit du travail sapplique ?

Optez pour un noyau dur interne qui dfinit la stratgie et sassure de la confidentialit. Arbitrez sur la rpartition entre expertise interne et externe, fixez des limites.

> Qui est responsable de la veille ? > Qui veille la non utilisation de la P.I. dautrui ?

Soyez toujours responsable de votre stratgie ! Noubliez pas les inventeurs et les auteurs. Soyez attentifs aux contrats de travail, consultants, partenariats laboratoires, etc. Envisagez toutes les catgories de salaris, y compris les stagiaires. Sachez dtecter la contrefaon, formez tous les salaris. Tout ce qui est fait ailleurs est probablement dpos. Responsabilisez les hommes au respect de la P.I. dautrui. Dfinissez un noyau dur de salaris et d'experts qui gre la P.I. et veillez la bonne liaison entre le noyau dur dcideur et lexpert.

> Qui gre, valorise, ngocie et dfend la P.I.? > Quelle organisation avec les experts ?

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Comprendre l'cosystme et s'inscrire dans sa dynamique

Diffrencier et consolider sa technologie

Placer l'Homme au cur de la stratgie de P.I.

L'association vue par ses membres

CapInTech est la fois un lieu dchange, de concertation, daction en faveur de linnovation et la technologie. Cette association dynamique permet une vision transversale grce la diversit de ses membres. Pascale Altier, Pasteur Biotop La grande russite de CapInTech est davoir ouvert un dbat riche et pragmatique entre tous les acteurs de lcosystme des PME innovantes. Quils soient entrepreneurs, valorisateurs, financiers ou accompagnateurs, ses membres croisent exprience et ides. Pascal Lagarde, CDC Entreprises CapInTech : du Pragmatisme au cur des proccupations de start-up, du Ralisme avec des rflexions partages pour faire merger des outils, avec lhomme au cur du projet. Joseph Orlinski, UTC Compigne

Nos travaux

Nos membres
Auriga Partners CEA Bioam Cap Dcisif CDC Entreprises CDC Innovation Comit Richelieu EMERTEC Gestion FIST (CNRS) Fondation Sophia Antipolis France Angels Gnopole HEC Start up INRA INRIA-Transfert Iris Capital I-Source Microsoft France Optics Valley Oso Pasteur BioTop Rseau Entreprendre Retis UTC Compigne Ventech Eric Bantegnie Etienne Krieger Andr Michel Philippe Mustar Albert Ollivier Matre Franois Perruchot-Triboulet Matre Daniel Schmidt

CapInTech - c/o ANRT 41 bd des Capucines 75002 Paris - tl : 01 55 35 26 51 - www.capintech.com

> Laurent Kott, Prsident
laurent.kott@capintech.com

> Miya Pellissard-Yadan, Dlgue gnrale

miya.pellissard@capintech.com

> Marine Lhouillier, Responsable communication

marine.lhouillier@capintech.com

CapInTech - premire dition janvier 2009 - Conception graphique :

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