Latin American and Caribbean Law and Economics Association

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January 2013

El registro de marca de mala fe: entre la coincidencia y el propsito desleal

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ANLISIS JURDICO INFORME PRCTICO ACTUALIDAD LEGISLATIVA Y JURISPRUDENCIAL CONSULTAS

CTUALIDAD MERCANTIL
El registro de marca de mala fe. Entre la coincidencia y el propsito desleal Las voces opacadas, los gritos no escuchados La errnea concepcin sobre la represin de la publicidad sexista en la normativa peruana Cuadro de modificaciones y derogaciones del mes Cuadro de nuevas normas y/o resoluciones del mes Resumen legal y jurisprudencial mercantil El gerente general no puede otorgar al tercero-apoderado facultades que estn restringidas por el estatuto Bancos no pueden exigir que clientes soliciten informacin solo en las oficinas en que abrieron sus cuentas de ahorros La garanta del fiador que intervino antes de incluirse la clusula de prrroga se limita al plazo de prescripcin de la accin cambiaria directa Jurisprudencia El acto no inscribible en el Registro de Sociedades 345 349 369 373 375 381 382 383 385 388

JURISPRUDENCIA COMENTADA

El registro de marca de mala fe

Entre la coincidencia y el propsito desleal
Gustavo M. RODRGUEZ GARCA*

MARCO NORMATIVO
Rgimen Comn sobre la Propiedad Intelectual, Decisin 486 (01/12/2000): art. 137. Ley de Represin de la Competencia Desleal, Decreto Legislativo N 1044 (26/06/2008): art. 6.2.

El artculo 6.2 del Decreto Legislativo N 1044, Ley de Represin de la Competencia Desleal, seala que un acto de competencia desleal es aquel que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe empresarial. De este

Abogado por la Ponticia Universidad Catlica del Per (PUCP) y Magster en Propiedad Intelectual por la Universidad Austral de Argentina. Curso sobre gestin empresarial de la propiedad industrial por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Argentina y el Instituto de Educacin Continua de la Universidad Pompeu Fabra. Curso sobre gestin de la propiedad intelectual por la Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual y la Universidad Adolfo Ibez. Profesor en la Universidad del Pacco y en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

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TEMA RELEVANTE

Sin perjuicio de la aplicacin de las diversas prohibiciones contenidas en la norma comunitaria andina la Decisin 486 referidas al registro de una marca, la autoridad nacional puede denegar una solicitud de registro cuando, de acuerdo a lo prescrito en el artculo 137 de dicha normativa, tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro ha sido solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

El artculo 137 de la Decisin 486 faculta a la autoridad marcaria a denegar o anular registros cuando verica una conducta desleal o de mala fe. Sobre el particular, el autor precisa que la mala fe debe ser probada por quien la invoca y ella viene dada por la intencin de generar un perjuicio en un tercero ms all de la atencin que se pueda prestar al signo o signos involucrados. En tal sentido, se concluye que quien pretende que una solicitud sea desestimada o un registro anulado invocando mala fe, debe revelar indicios razonables focalizados en la intencin desleal del solicitante o titular y no en la mera coincidencia o similitud de los signos.

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modo, el artculo 137 ya mencionado nos conduce hacia una reexin sobre el papel de la buena fe en el Derecho de Marcas y, especialmente, el contenido exacto de esta prohibicin. El contenido de esta disposicin, en virtud de la cual se puede denegar una solicitud de registro o anular un registro ya otorgado, debe ser delineado, como no podra ser de otro modo, a la luz de los principios fundamentales aplicables al sistema marcario. La Sala de Propiedad Intelectual del Indecopi ha sealado que [p]ara que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de solicitar su registro. El comportamiento desleal o de mala fe del titular de la marca registrada supone la ruptura de un principio tan fundamental como es el de la seguridad del trco jurdico, cuya consecuencia ineludible debe ser dependiendo en el momento en el que se produzca alguna de las siguientes: desconocer el derecho de prelacin obtenido por la presentacin de su solicitud de registro; denegar el registro () o sancionar con nulidad el derecho de exclusiva obtenido sobre determinado signo1. La cita es relevante, ms all de la inexacta referencia al momento en el que se produzca en lugar de al momento en el que sea vericada por la autoridad competente, dado que pone de maniesto la relacin conceptual entre el comportamiento desleal (competencia desleal) y la mala fe. Desde una perspectiva econmica, la buena fe es el opuesto exacto al comportamiento oportunista. El oportunismo se encuentra presente all en donde una parte de una relacin potencial o presente acta con el nimo de obtener una ventaja generando detrimento en otros2. En ese sentido, se sigue que el comportamiento de mala fe, esto es, la conducta oportunista, no responde a una conducta inconsciente sino que, por el contrario, revela un nimo de obtener benecio generando perjuicios (al menos, potenciales). Es ilustrativo que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina haya sentenciado, en similar lnea de pensamiento, que () para determinar si una persona obr con mala fe es necesario que su actuacin sea consecuencia de la intencin o de la conciencia de violar una disposicin legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal ()3. El comportamiento desleal o de mala fe que acarrean las consecuencias que la Sala de Propiedad Intelectual plantea en la resolucin previamente citada, viene dado por la intencin aqu expuesta. Se sigue, entonces, que la autoridad competente podr denegar el registro de una marca o anular un registro ya concedido cuando se verique que se haya solicitado la atribucin del derecho de exclusiva con la intencin o conciencia de causar un perjuicio a un tercero. El contenido expuesto impone una gran carga en la autoridad marcaria dado que no es la identidad eventual de dos signos la que determina o permite presumir una conducta desleal o de mala fe. De hecho, en estos casos, la similitud o disimilitud de los signos es intrascendente dado que la valoracin de la autoridad vara su foco de los signos a la intencin del solicitante o titular del signo o registro cuestionado. Se sigue, entonces, que incluso en aquellos casos en los que los signos resulten fontica, grca y conceptualmente distintos, podra vericarse una conducta de mala fe que faculte a la autoridad competente a denegar o anular un registro marcario si se determina que el solicitante o titular procedieron con la intencin de perjudicar a un tercero ms all de la forma en la que se plasma ese perjuicio. Esta tarea, ciertamente compleja, debe ser realizada tomando en consideracin que la conducta maliciosa o desleal no puede suponerse, presumirse o asumirse. Por el contrario, el propio Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sentenciado, de forma pre clara, que: [s]e presume que todo comportamiento est conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien arme su inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las especcas consecuencias jurdicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume adems que el comportamiento de una persona no se ha desplegado con la intencin de causar dao alguno, o de violar una disposicin normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio, como resultado de lo cual quien pretenda armar lo contrario debe probarlo4. De esta manera, se debe concluir que la mala fe relevante en materia marcaria debe ser probada por quien la invoca y esta viene dada por la intencin de generar un perjuicio en un tercero ms all de la atencin que se pueda prestar al signo o signos involucrados en una controversia. No es el perjuicio casual el que resulta reprochable sino aqul que se deriva de un comportamiento oportunista. Es lgico que as sea porque el sistema legal debe generar desincentivos para este tipo de comportamiento. Pero es este tipo de conducta basada en esta intencin invlida la que resulta reprochable y no otra. Extender o interpretar de forma amplia la facultad de la autoridad de denegar o anular un registro marcario por mala fe generara, irnicamente, desincentivos para emplear el sistema de marcas

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Resolucin N 1045-2012/TPI-INDECOPI, de fecha 18 de junio de 2012. MACKAAY, Ejan. Good faith in civil law systems: a legal-economic analysis. En: Scientic Series. Cirano, Montreal, diciembre, 2011, p. 20. Proceso N 38-IP-98. Pronunciamiento del 22 de enero de 1999. Proceso N 30-IP-97. Pronunciamiento del 8 de mayo de 1998.

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dado que podra importar, como veremos enseguida, el quiebre de reglas elementales que no son otra cosa que las reglas de juego que todos conocemos, afectndose as la seguridad jurdica. Es desafortunado, en ese sentido, que algn rgano funcional del Indecopi haya decidido dejar de lado el verdadero contenido de la facultad de denegar o anular registros cuando haya mediado mala fe, reemplazndolo por lo que no puede ser otra cosa que la mera corazonada de quieEn efecto, una de estas reglas elementales es el denomines ineren apresuradamente una intencin de perjuicio a nado principio de territorialidad en virtud al cual, el derepartir de consideraciones relacionadas con los signos y no cho de exclusiva tiene un alcance nacional (en el territorio con las intenciones5. Se sostiene, en resumen, que cieren el que se produce el registro). De esta forma, el registro tas coincidencias no pueden ser atribuidas a la casualidad en Per no conere derechos de exclusiva en otro pas y o a una simple coincidencia. Sin embargo, como debe ser viceversa. De forma excepcional, en el marco de la Comuevidente para el lector, se trata de un criterio desorientado nidad Andina, se permite el planteamiento de oposiciones porque no se enfoca en el nimo de perjuicio. Si una persobre la base de registros (o solicitudes sona toma conocimiento de un registro previas) en otros pases miembro, pero conferido en el extranjero para un detertal excepcin opera nicamente en ese minado producto y luego en Per se preQue se pueda presumir el coescenario. De esta forma, no es posible tende ese registro para distinguir exacnocimiento de una marca no plantear la nulidad de un registro de martamente el mismo producto, ciertamente permite presumir que exisca obtenido en un pas invocando la afecno existe casualidad o coincidencia. Que ta comportamiento desleal. La tacin a un registro previo en otro pas de no exista casualidad o coincidencia, no la Comunidad Andina. regla es bastante clara y no obstante, no signica que exista mala fe dado que puede no existir intencin de debe ser modificada porque de La regla general, entonces, es que una perjuicio u obstaculizacin al titular del lo contrario podramos agrapersona puede haber registrado una registro forneo. viar principios esenciales de marca en otro pas y una persona distinnuestro sistema marcario. ta puede pretender registrar exactamenDebemos insistir en que la autoridad te el mismo signo para distinguir exactadebe presumir que las personas han mente los mismos productos o servicios obrado de buena fe, esto es, sin intenen Per y ello no es otra cosa que la aplicacin estricta del cin de perjudicar a otro. Es por ello que datos circunsprincipio de territorialidad. El sistema de marcas conere tanciales como por ejemplo que se trate de sujetos que tutela al derecho de exclusiva conferido y, cuando existe se dedican a la misma actividad econmica no podrn, de un registro en otro pas, no existe derecho de exclusiva en forma aislada, romper una presuncin como la descrita. el Per que pueda ser tutelado. El lector informado notar De forma elocuente, en sentido similar, la Sala de Propieque el panorama cambia sensiblemente si nos movemos dad Intelectual del Indecopi ha sealado que: () el heen el terreno de la notoriedad marcaria pero esa cuestin cho de que la emplazada sea competidora de la solicitante no es objeto de anlisis en este trabajo. Vale decir que en el mercado no determina necesariamente la existencia la notoriedad conere precisamente un tratamiento privilede mala fe de esta, puesto que para ello es necesario degiado y de excepcin frente a la aplicacin del principio de mostrar la intencin de perjudicar al titular de la marca con territorialidad mencionado anteriormente. la solicitud de registro, obstruyendo o impidiendo su actividad concurrencial en el mercado6. Como es evidente, la facultad de denegar o anular regis-

tros cuando se verica mala fe no puede importar el quiebre del principio de territorialidad, por lo que esta facultad debe estar referida a un factor de otra naturaleza. Ese factor no es otro que la ya mencionada vericacin del nimo o intencin de perjuicio. La razn, entonces, por la que la autoridad puede denegar un registro solicitado u obtenido de mala fe se encuentra en el proceder con intencin de perjuicio. Permitir que la autoridad nacional competente impida el registro de una marca en Per por el solo hecho de existir una marca idntica en otro pas, importara una desnaturalizacin burda e inaceptable al sistema marcario.

De todo lo expuesto, se desprende claramente que, como bien ha sido sealado por la Sala de Propiedad Intelectual del Indecopi, () cabe precisar que si bien los signos confrontados resultan grcamente idnticos, ello por s solo no constituye un acto de mala fe, toda vez que no basta con que dos signos sean idnticos o confundibles para que se congure una conducta desleal, antes bien, hace falta que, adems, se transgreda uno de los deberes de la leal competencia comercial7. De la identidad de los signos no se puede inferir la intencin desleal, lo nico que podra inferirse, de ser el caso,

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Me estoy reriendo a la prctica adoptada (y revelada en varios pronunciamientos) por la Comisin de Signos Distintivos del Indecopi. Resolucin N 521-2012/TPI-INDECOPI, de fecha 30 de marzo de 2012. Resolucin N 2136-2009/TPI-INDECOPI, de fecha 24 de agosto de 2009.

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es el conocimiento del signo previo. Sin embargo, tal y como lo graca el ejemplo que empleamos algunos prrafos atrs, que un signo pretenda ser registrado en un pas con pleno conocimiento de la existencia de un registro previo en otro pas no acredita mala fe en lo absoluto ni permite romper una presuncin tan fuerte como aquella que exige asumir la buena fe de los administrados hasta que se acredite lo contrario. Esta conclusin parece ser seguida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea8 cuando sostiene enfticamente que: () es necesario sealar que la circunstancia de que el solicitante sepa o deba saber que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, desde hace tiempo un signo idntico o similar para un producto idntico o similar que puede dar lugar a confusin con el signo cuyo registro se solicita no basta, por si sola, para acreditar la existencia de la mala fe del solicitante. Dicho ello, el Tribunal agrega que [p]or consiguiente, procede tomar en consideracin igualmente la intencin del solicitante en el momento de presentar la solicitud de registro con el n de apreciar la existencia de la mala fe. Como puede apreciar el lector, el contenido de la disposicin que habilita a denegar una solicitud de registro de marca o anular tal registro cuando haya mediado mala fe viene delimitado por las consideraciones planteadas previamente. Permtaseme, en tal sentido, concluir este trabajo citando el importante libro de Bertone y Cabanellas sobre Derecho Marcario en el que reeren, con absoluta pertinencia, que: [l]a nulidad () no puede encubrir la desidia del titular de una marca registrada en el extranjero, que no ha realizado similares registros, segn lo requiere el rgimen atributivo seguido ()9. Sobre la base de tal reexin, concluimos que quien pretende que una solicitud sea desestimada o un registro anulado invocando mala fe, debe revelar indicios razonables focalizados en la intencin desleal del solicitante o titular y no en la mera coincidencia o similitud de los signos. Que se pueda presumir el conocimiento de una marca no permite presumir que exista comportamiento desleal. La regla es bastante clara y no debe ser modicada, aunque en algunos casos pueda parecer algo estricta o injusta, porque de lo contrario podramos agraviar principios esenciales de nuestro sistema marcario. No creo que los principios del Derecho de Marcas deban ser reducidos a la nada por una mera especulacin antitcnica.

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Sentencia de la Sala Primera del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea. C-529/07. Fallo del 11 de junio de 2009. BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Derecho de Marcas. Tomo II, 2 edicin, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2003, p. 324.

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