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pp. 189-220
CONTENIDO: I. INTRODUCCIN. II. DESPROTEGIENDO LA PROPIEDAD INTELECTUAL: EL CASO DUFF Y SUPERHUEVO EN EL PER. III. EL MEDIO DE
DEFENSA DE LOS DERECHOS DE AUTOR SOBRE PERSONAJES Y OBJETOS
DE FICCIN FRENTE A LOS TERCEROS: EL POCO EXPLORADO INCISO F) DEL
ARTCULO 136 DE LA DECISIN 486. IV. APLICANDO EL VIEJO CRITERIO DE
* Abogado por la Pontificia Universidad Catlica del Per (PUCP), con estudios en la Maestra en
Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia de la Escuela de Posgrado de la PUCP.
Adjunto de Docencia de los cursos Derecho de Autor y Derecho de la Competencia 2 en la Facultad
de Derecho de la PUCP. Correo electrnico: jmurillo@pucp.edu.pe
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ORIGINALIDAD A LOS OBJETOS Y PERSONAJES DE FICCIN. V. DOS MEDIDAS, UN CAMINO: LA APLICACIN ANALGICA O LA NECESARIA MODIFICACIN PERMANENTE DEL ARTCULO 7 DE LA LDA. VI. UNA LUZ AL FINAL
DEL CAMINO: EL CASO KRYPTONITE. VII. CONCLUSIONES Y REFLEXIONES.
I . I n t r o d u cc i n
Cuando uno se encuentra armando un rompecabezas busca tener
todas las piezas juntas para poder observar la imagen final despus
de tanto esfuerzo. Qu pasara si uno no encuentra ciertas piezas al
final? Probablemente, la imagen quedara incompleta y nos sentiramos
defraudados. En efecto, creemos que esto sucede con la proteccin de
obras artsticas y literarias que buscan ser protegidas por el rgimen
de derecho de autor, pues existen dudas sobre la proteccin de ciertas
partes de las mismas, tales como los objetos o personajes de ficcin.
As, contamos con una proteccin general indubitable de las obras
como un todo, pero se pone en tela de juicio si se protegen sus partes
individualmente.
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2 Vibes, Federico. Derechos de propiedad intelectual. Buenos Aires: AdHoc, 2009, p. 48.
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de autor recae sobre todas las obras del ingenio, en el mbito literario
o artstico, cualquiera que sea su gnero, forma de expresin, mrito o
finalidad. Se puede observar que no hay mencin en este ni en otro
punto a los elementos integrantes de la obra; aunque cabe indicar que
s existe una mencin a los ttulos. La LDA aqu es expresa y seala
en su artculo 7 que El ttulo de una obra, cuando sea original,
queda protegido como parte de ella. Sin embargo, tanto el legislador
andino como el nacional omiten pronunciarse normativamente sobre
la proteccin especfica de los objetos o personajes. Por lo tanto, es
importante analizar si debemos inclinarnos por la desproteccin o la
proteccin va aplicacin analgica del artculo 7 de la LDA o de la
evaluacin de una reforma del mismo artculo de estos elementos.
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En este caso, la Comisin deneg el registro con la resolucin 526-2014/
CTS-INDECOPI, declarada consentida, declarando fundada la
oposicin de la 20th Century Fox Film Corporation. Sin embargo, llama
nuevamente nuestra atencin que solo se haya denegado la marca sobre
la base del previo registro de la marca DUFF que tena esta titular, como
hemos mencionado lneas arriba; aqu, la oposicin basada en mala fe
no fue tomada en cuenta por falta de medios probatorios que acrediten
la mala fe. Es decir, si la 20th Century Fox Film Corporation no hubiese
tenido el derecho marcario, no se hubiera podido oponer por derechos de
autor o mala fe porque la Comisin y, probablemente, la Sala, siguiendo
errados criterios, habran declarado infundada la oposicin.
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por mnimas que sean esa creacin y esa individualidad. La obra debe
expresar lo propio del autor, llevar la impronta de su personalidad.
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15 Como consumidor medio debemos entender aquel consumidor que solo a veces planifica sus
compras, pero le gustan las ofertas. Solo se informa del producto cuando algo le preocupa. No
es muy acucioso ni cuidadoso en sus compras, no se fija mucho en los detalles y solo reclama
cuando la cosa es grave. Las asociaciones le aconsejan siempre actuar con ms cuidado en sus
compras; porque de ello depende su seguridad y la de su familia. Este tipo de consumidor tiene un
comportamiento regular y acta en funcin de las circunstancias (Durand, Julio. Tratado de derecho
del consumidor en el Per. Lima: Universidad San Martn de Porres, 2007, p. 146; las cursivas son
nuestras).
16 En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sealado en la interpretacin
prejudicial 31-IP-2004 que los criterios para establecer la conexin competitiva son los siguientes: la
inclusin de los productos en una misma clase del nomencltor, los canales de comercializacin, los
medios de publicidad, la relacin o vinculacin entre los productos, el uso conjunto o complementario
de productos, las partes y accesorios, el mismo gnero de los productos, la misma finalidad, y la
intercambiabilidad de los productos.
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Este ltimo ejemplo se refiere a una imagen, veamos lo que pasa con
palabras que denominan objetos. Pensemos en la simple palabra
batarang. Como podemos observar, la palabra cuenta con ocho
letras, divididas en tres slabas; es extremadamente simple. La pregunta
es si podra existir originalidad en algo tan simple como una palabra.
Nosotros creemos que s, como mostrara la metodologa propuesta para
aplicarse a este caso.
En primer lugar, existe una gran carga conceptual en esta palabra. Se
trata de un elemento de ficcin que utiliza el personaje Batman en
sus aventuras, retratadas en diversas obras literarias (cmics y novelas
grficas) y audiovisuales (series animadas, series de televisin y pelculas).
Es un objeto parecido a un boomerang en forma de murcilago. La
palabra contiene el prefijo bat- que alude a la palabra inglesa bat que
significa murcilago seguido por la terminacin arang, proveniente
de boomerang. As, vemos que el significado es bastante elaborado, lo
cual nos permite llamar la atencin sobre todo lo que puede estar detrs
de una simple palabra y cmo ello determina que sea original. Como
segundo punto, es importante que la palabra batarang solo tiene esta
carga conceptual debido a que forma parte de una obra completa: los
cmics, novelas grficas, series, pelculas y series animadas de Batman
que se han hecho a lo largo de los aos. De esta manera, elementos,
tales como la cerveza Duff, el martillo Mjolnir, el escudo del Capitn
Amrica, la kryptonita o la nube voladora de Goku, entre otros, podran
ser tutelados de manera individual por el rgimen de derecho de autor.
Derecho PUCP, N 74, 2015 / ISSN 0251-3420
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mundial contra la tirana del Eje. Trevor tena que volver a casa para
acabar su misin, pero no iba a hacerlo solo. Tienes que enviar junto
a l a la ms fuerte de tus mujeres maravilla, pues Amrica, el ltimo
reducto de democracia e igualdad de derechos para las mujeres,
necesita vuestra ayuda!. Se organiz un torneo para identificar a
la candidata ms apropiada. Entre las pruebas se inclua la carrera
contra el ciervo, y la competicin culminaba con el deporte favorito
de estas inmortales seoritas: balas y brazaletes. Una especie de ruleta
rusa en que las finalistas tenan que ponerse frente a frente, armadas
con revlveres cargados (de dnde sacaban las armas estas amazonas
con convicciones firmemente antibelicistas sigue siendo un misterio).
El desafo consista en disparar a la rival, que tena que desviar las
balas con sus brazaletes para ganar; mientras que la perdedora se iba
a casa con una herida superficial en el hombro. Al final, gan una
morena enmascarada que result ser, en una vuelta de tuerca no del
todo inesperada, la mismsima princesa Diana. Y as es como Diana,
la Mujer Maravilla, renunciando a su herencia y a una vida eterna,
abandona Isla Paraso para devolver al hombre que ama a Amrica,
tierra que tambin ella aprender a amar y a proteger, y que adoptar
como suya18.
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20 Es importante mencionar que, pese a que en la actualidad existan pelculas concretas, estos
personajes nacieron como parte de una obra literaria y fueron, por mucho tiempo, nicamente texto
en el cual se describa personajes que estaban sumergidos en una historia ms amplia nicamente
de manera escrita.
21 Traduccin libre del texto de Eberl, Jason. You Cannot Escape Your Destiny (Or can you?):
Freedom and Predestination in the Skywalker Family. En: Autores varios. Star Wars and Philosophy.
Chicago: OpenCourt, 2005, p. 3.
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Aqu nuevamente podemos ver que existe una gran carga conceptual
traducida en toda la historia que se realiz en la pelcula Star Wars Episode
I The Phantom Menace donde se presenta la niez de Anakin y cmo es
rescatado por los Jedi Qui-Gon Jinn y Obi-Wan Kennobi, presentado
ante el Consejo y luego rechazado por el mismo. Posteriormente, en
Star Wars Episode II The Attack of the Clones se narra la juventud de
Anakin y sus aventuras con Obi-Wan. El episodio termina con la leve
inclinacin hacia el odio que lleva al Lado Oscuro. Finalmente, en
Star Wars Episode III The Revenge of the Sith se muestra la conversin
de Skywalker en Darth Vader, quien se convierte en aprendiz de Darth
Sidious. Por otro lado, la pertenencia a una obra previa es clara en
este caso, por lo que no es posible dudar de la proteccin que tiene
este personaje como personaje protegido por el rgimen de derecho
de autor.
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Por otro lado, cabe adelantar que los objetos tambin pueden ser
importantes partes de la obra utilizadas incluso fuera de una obra
determinada; por ejemplo, como elemento para aprovechamiento
indebido de la reputacin ajena (un acto de competencia desleal) en
solicitudes marcarias que se traducen en mala fe, prohibida por el artculo
137 de la Decisin 486 de la Comunidad Andina de la siguiente manera:
Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que
le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar,
facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podr denegar
dicho registro.
V . D o s m e d i d a s , u n c a m i n o : l a a p l i c a c i n
analgic a o la necesaria modific acin
p e r m a n e n t e d e l a r t c u l o 7 d e l a LDA
Como se indic al inicio de este trabajo, el artculo 7 de la LDA seala que
El ttulo de una obra, cuando sea original, queda protegido como parte
de ella. Coincidentemente, Raffo, desde la doctrina, seala que [e]
l ttulo de una obra intelectual es parte de ella y, por esta razn, el autor
tiene sobre el ttulo los mismos derechos que tiene respecto de la obra26.
Ahora, incluso en vnculo con el derecho de signos distintivos, Otamendi
seala tambin que las obras artsticas o literarias [] constituyen una
sola obra, inseparable de su ttulo, como lo son de cualquiera de sus actos
o captulos. Por lo tanto estos ttulos lo son de nicas creaciones fuera de
las cuales quedaran vacos27. Por supuesto, siempre con los lmites que
delimitan la tutela jurdica justa; como seala Ros,
es de pacfica aceptacin que no gozan de tutela por el derecho de autor
los ttulos carentes de originalidad, como los genricos []; los comunes
o banales []; los que simplemente indican el gnero o caractersticas
26 Raffo, Julio. El derecho autoral. Buenos Aires: Marcial Pons, 2011, p. 180.
27 Otamendi, Jorge. Derecho de marcas. Octava edicin. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2012, p. 120.
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Por otro lado, Lipszyc seala que [e]l ttulo es una parte sustancial de
la obra que designa. [] El autor tiene derecho sobre el ttulo como
parte integrante de su obra33. En este sentido, un ttulo es parte de una
obra y su omisin constituye una mutilacin de la obra. De esta manera,
podemos sealar que los personajes y los elementos de ficcin tambin
son parte de una obra y su omisin tambin constituye mutilacin de
la misma; la nica diferencia recae en que el ttulo identifica a la obra,
mientras que los personajes y elementos nicamente forman parte
de la misma. Sin embargo, en muchos casos, los personajes u objetos
llegan a identificar a una obra, incluso el ttulo lleva el nombre de algn
personaje o algn objeto; pero no podemos generalizar esta regla. De
todas maneras, creemos que lo esencial de esta semejanza est en que
tanto elementos como personajes y ttulos son partes de una obra.
Entonces, derivamos dos normas concretas del artculo 7 de la LDA:
S2: Cuando el personaje de ficcin de una obra sea original
C1: quedar protegido como parte de la obra.
S3: Cuando el objeto de ficcin de una obra sea original
C1: quedar protegido como parte de la obra.
De esta manera, el artculo 7 de la LDA sera aplicable analgicamente
teniendo siempre que cumplir con el requisito de la originalidad lo cual,
como hemos sealado antes, es posible si se buscan los siguientes dos
criterios o pautas. Primero, la existencia de una gran carga conceptual
en este elemento o personaje; y, segundo, la pertenencia como elemento
o personaje conformante de una obra completa. Estos dos requisitos
32 Ros, Wilson. Ob. cit., pp. 504-505.
33 Lipzyc, Delia. Derecho de autor y derechos conexos. Buenos Aires: UNESCO/CERLALC/ZAVALIA,
1993, p. 119.
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34 Posner, Richard. El anlisis econmico del derecho. Mxico D.F.: FCE, 1998, pp. 46-47.
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Actual artculo 7
de la LDA
Propuesta de modificacin
del artculo 7 de la LDA
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De esta manera, observemos que tanto los personajes como los objetos
de ficcin podran ser objeto de actos de competencia desleal, siempre
analizando cada caso concreto. De esta manera, no debe quedar excluida
la posibilidad de existencia de actos de confusin o de engao a travs
del uso de ttulos, personajes de ficcin o elementos de ficcin. En efecto,
podemos observar la aplicacin directa del artculo 137 de la Decisin
486 de la Comunidad Andina cuando el personaje de ficcin o un
objeto de ficcin cuenta con suficiente reputacin en un mercado para
que terceros quieran apropiarse de esta y generar un caso de la situacin
denominada free rider39 o la aplicacin del decretolegislativo1044,
38 Bugallo, Beatriz. La proteccin del ttulo de las obras como marca. Actas de Derecho Industrial y
Derecho de Autor, 24 (2004), pp. 129-131. Las cursivas son nuestras.
39 Como sealan Bullard y Falla, El free riding (expresin que se refiere al que utiliza un medio
de transporte sin pagar por l, es decir un polizonte) ocurre cuando una empresa (o individuo)
se beneficia de las acciones o esfuerzos de otra, sin pagar ni compartir los costos en que esta
ltima incurre (Bullard, Alfredo & Alejandro Falla.Prohibido Prohibir!: El fantasma de los
precios sugeridos y la fijacin de precios de reventa en el derecho de la competencia. Portal
Web Bullard Abogados (Lima), pp. 5-6 (http://www.bullardabogados.pe/publications/wp-content/
uploads/2011/12/2002af_prohibidoprohibir.pdf). Este concepto ha sido recogido, adems, por el
Tribunal de INDECOPI en la Resolucin 1122-2007/TDC-INDECOPI, donde se seala lo siguiente:
Free riding: Obtener el beneficio de un bien o servicio sin tener que pagar por l, no necesariamente
de manera ilegal. Traduccin libre (http://www.economist.com/research/Economics/alphabetic.
cfm?letter=F , pgina web visitada el 21 de mayo de 2007). As como tambin ha sido sealado por
Osiptel en la Resolucin 012-2013-CCO/OSIPTEL, donde se seala que: el problema del free rider
que, en otras palabras, es un problema que aparece cuando la empresa que financia la provisin
de un bien o servicio no puede aprovecharse de manera exclusiva de los beneficios derivados de
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VII . C o n c l u s i o n e s y r e f l e x i o n e s
Como hemos podido observar, la proteccin jurdica de los personajes de
ficcin y objetos de ficcin dentro de una obra general ha experimentado
vaivenes que no nos permiten tener un criterio uniforme a nivel de
jurisprudencia administrativa del Indecopi. Sin embargo, hemos podido
observar que s han existido situaciones de desproteccin. Por ello, el
tema abordado en estas lneas resulta especialmente importante y debe
ser aclarado, ya sea a travs de jurisprudencia vinculante o de un cambio
normativo que efectivice esta proteccin.
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