Tema 6: Formatos de reivindicaciones

(Captulo V.B) y captulos reivindicatorios

(Captulo V.C).
.
Asuncin, Paraguay
Abril 19-20, 2016

Formato de las reivindicaciones

Cada reivindicacin consiste en una oracin
nica en todas las jurisdicciones y enuncia
cuando menos dos elementos relacionados entre
s.
Aunque es una nica oracin, puede contener
puntuaciones internas (: , ;) para facilitar su
redaccin.
Son precedidas por un nmero.
Se enumeran consecutivamente, siguiendo en
un orden lgico, y en caso de las
reivindicaciones dependientes, un orden de
subordinacin adecuado.

Formato de las reivindicaciones

Reivindicacin independiente: 3 elementos
Prembulo o
FRASE DE
exordio
TRANSICIN
Objeto/Ttulo de
Invencin

Cuerpo de la
Reivindicacin
Caractersticas
Distintivas y
Esenciales

En algunas
jurisdicciones
incluye los rasgos
esenciales
conocidos la
tcnica anterior

Distintivas:
Determinan la
Novedad y el N.I.
Esenciales:
Necesarias para
que funcione la
invencin

Formato de las Reivindicaciones

Prembulo:
Frase introductoria que identifica la categora u
objeto de invencin que se desea proteger con
dicha reivindicacin. En algunas jurisdicciones
debe tener concordancia con el ttulo de la
invencin, en otras definir el problema tcnico.
Ejemplo: la invencin puede ser un aparato
para, un artculo para, una composicin
(productos), un mtodo/proceso para, o un
nuevo uso.

Formato de las reivindicaciones

TIP sobre el prembulo:
Mucho cuidado de no limitar accidentalmente
el alcance de la invencin!!!

Ejemplos:
Un solicitante ha inventado un aparato para cocer
arroz. Como el objeto de la invencin es cocer arroz,
el prembulo podra redactarse de la siguiente
manera:
1. Un aparato para cocer arroz,

Formato de las reivindicaciones

Prembulo:
Pero supongamos que el solicitante sabe que su
invencin podra usarse para cocer todo tipo de
granos, y entonces el prembulo podra ser:
1. Un aparato para cocer granos,..
Supongamos, adems, que el solicitante sabe que su
invencin podra usarse para cocer vegetales, o
incluso para fundir queso para fondue. En ese caso,
el prembulo podra ser an ms amplio:
1. Un aparato para cocer alimentos,

Formato de las reivindicaciones

Prembulo:
Ejemplos:
Ahora imagine un solicitante desea reivindicar un
mtodo exclusivo para preparar t. El prembulo
podra decir:
1. Un mtodo para preparar t,
Tambin en este caso supongamos que el inventor
cree que su mtodo podra ser aplicable para
preparar cualquier bebida hecha con una sustancia
vegetal. El prembulo sera:
1.1. Un mtodo para preparar una bebida a base de
vegetales,

Formato de las reivindicaciones

Prembulo:
Ejemplos:
Supongamos que ese mismo inventor estima que su
mtodo podra ser aplicable a la preparacin de
cualquier bebida caliente. Se necesitara un
prembulo con mayor alcance que el primero
mencionado:
1.2. Un mtodo para preparar una bebida caliente...
Tanto en el prembulo 1.1. como 1.2 son igualmente amplios
el segundo se aplica a cualquier bebida preparada a base de
vegetales caliente o fra, y el tercero a cualquier bebida
caliente, ya sea a base de vegetales o no.

Formato de las reivindicaciones

Prembulo:
Se deben agregar reivindicaciones con cualquiera
o con todos estos prembulos, siempre asumiendo
que reflejan la invencin con precisin.
Lo peor que podra pasar es que la oficina estime
que la solicitud abarca mltiples invenciones (no
hay unidad de invencin), y solicite que algunas
reivindicaciones pasen a una solicitud divisional, lo
que solamente provocara un aumento en las tasas
a pagar.

Formato de las reivindicaciones

Prembulo:
Es probable que el prembulo no tenga la misma
importancia durante un juicio como el cuerpo de la
reivindicacin.
La importancia que se le da al prembulo puede
variar entre una jurisdiccin y otra. En algunas
jurisdicciones, los tribunales se fijarn si el
prembulo le da vida a la reivindicacin en su
totalidad y, en tal caso, ste tendr peso en la
patentabilidad.

Formato de las reivindicaciones

FRASES DE TRANSICIN:
Fin Abierto: que comprende, que contiene,
que incluye, caracterizado por /porque,
donde, en donde, en el que, etc.
Son abarcadoras ya que incluyen los
elementos que le siguen, pero no se limitan a
ellos
Fin cerrado: que consiste de/en.
Solo incluyen los elementos mencionados y no
otros. A diferencia de las fin de abierto son
restrictivas.

Formato de las reivindicaciones

FRASES DE TRANSICIN - EJEMPLOS
1. Un aparato, que comprende:
un lpiz;
una goma unida a un extremo del lpiz; y
una luz unida a la parte central del lpiz.
En esta reivindicacin, al usar la expresin de final
abierto que comprende, se ampla el alcance,
permitiendo la inclusin de otros elementos
adicionales. Esta reivindicacin deja abierta la
posibilidad de incluir una tapa para el lpiz u otras
caractersticas tcnicas que se aadan al aparato
reivindicado.

Formato de las reivindicaciones

TIPS PARA LAS FRASES DE TRANSICIN

La interpretacin de las frases de transicin

vara de acuerdo a las diferentes
jurisdicciones, por lo que el agente local
debe conocer muy bien lo que ocurre en su
territorio y utilizar la frase apropiada.
Se recomienda de manera general no usar
frases de transicin cerradas, a no ser que
se trate de una invencin de seleccin para
claramente distinguirla del arte anterior.

Formato de las reivindicaciones

El cuerpo de la reivindicacin
Es la porcin de texto que se incluye despus de la
expresin de transicin, y menciona las caractersticas
tcnicas de la reivindicacin y que se reclaman como
propiedad.

Explica la forma en la que existen los distintos

elementos en su relacin mutua.
Generalmente estos elementos tcnicos se proveen en
forma de rasgos estructurales, aunque tambin
podran darse como rasgos funcionales (ms
abarcador).

Formato de las reivindicaciones

El cuerpo de la reivindicacin
A partir de l se determina la Novedad, ya que comprende
aquellas caractersticas tcnicas que distinguen a la
invencin sobre el estado del arte, y que adems son
esenciales para que sta se pueda realizar y/o utilizar.
Se quiere reivindicar la primera mesa que se invent:
.
Elementos tcnicos: Tapa, patas, tornillos.

Prembulo: Un aparato para sustentar objetos

que comprende:

por lo menos una pata; y

una tapa configurada para ser sustentada
por al menos una pata.

Formato de las reivindicaciones

Reivindicaciones de dos partes/de mejoras/o
reivindicaciones tipo Jepson
En estas reivindicaciones, el prembulo o exordio
de la reivindicacin menciona el estado de la
tcnica conocido ms relevante, y el cuerpo
caracteriza la mejora (novedad) de la invencin.
El prembulo y el cuerpo se encuentran conectados
por una expresin de transicin especfica que
indica que la reivindicacin es de dos partes o
Jepson.

Formato de las reivindicaciones

Reivindicaciones de dos partes/de mejoras/o
reivindicaciones tipo Jepson
En Europa, el prembulo es seguido por la
expresin caracterizado por/porque.

En los Estados Unidos, el prembulo es

tpicamente seguido por la expresin de transicin
en donde la mejora comprende.
El prembulo debe hacer referencia a un solo
antecedente (aquel que incluya la caracterstica
tcnica relevante para la invencin).

Formato de las reivindicaciones

Reivindicaciones de dos partes/de mejoras/o
reivindicaciones tipo Jepson
Ejemplo de una reivindicacin de dos partes o Jepson,
sera:
1. Un lpiz que tiene una goma, en donde la
mejora comprende una luz unida al lpiz.

En esta reivindicacin, el estado de la tcnica

conocido relevante es un lpiz con goma
caracterstica que se ubica en el prembulo-,
y la mejora reivindicada es la luz unida a ste, que
va en el cuerpo de la reivindicacin.

Formato de las reivindicaciones

Reivindicaciones de medios + funcin
Estas reivindicaciones describen elementos que
no
tienen
una
estructura
definida
especficamente, si no que en su lugar se
indican las funciones que cumplen esas
estructuras que se divulgan en la descripcin.
La interpretacin de las reivindicaciones de
medios ms funcin vara de una jurisdiccin a
otra y dentro de las distintas jurisdicciones a lo
largo del tiempo.

Formato de las reivindicaciones

Reivindicaciones de medios + funcin
El formato de una reivindicacin de medios ms
funcin es la palabra "medios" seguida por una
funcin. Por ejemplo, si la invencin es un aparato
para cocer arroz, una reivindicacin con formato
medios ms funcin podra ser:
1. Un aparato para cocer arroz, que comprende:
medios para contener arroz; y
un calentador configurado para calentar los medios
para contener arroz.

Formato de las reivindicaciones

Reivindicaciones de medios + funcin
En el ejemplo anterior debe notarse
que en lugar de mencionar una
estructura para contener arroz por su
nombre (por ejemplo un bol), se hace
referencia a un dispositivo que cumple
con la funcin de contener arroz. Al
hacer esto, hemos evitado usar un
nombre especfico y en su lugar hemos
mencionado la funcin que desempea.

Formato de las reivindicaciones

Reivindicaciones de medios + funcin
Las reivindicaciones de medios ms funcin
son tiles en las jurisdicciones en las cuales
dichas reivindicaciones reciben una
interpretacin ms amplia que las
reivindicaciones que definen especficamente
un elemento estructural.
Ambas tipos de reivindicaciones no son
excluyentes y pueden utilizarse dentro de una
misma solicitud buscando un alcance ms
variado.

Formato de las reivindicaciones

Reivindicaciones de medios + funcin
Si la reivindicacin utiliza la frase "medios de
sujecin", entonces la memoria debera definir
claramente qu son dichos medios (por
ejemplo, cintas, adhesivos, remaches y/o
cualquier otro tipo de sujeciones). Caso
contrario, si la reivindicacin debe ser
defendida ante la corte, el titular quedar a
merced del tribunal (o del infractor) para la
interpretacin del trmino medios de sujecin.

Formato de las reivindicaciones

Puntuacin de las reivindicaciones
El prembulo se separa tpicamente de la expresin de
transicin mediante una coma,
La expresin de transicin generalmente va seguida de
dos puntos, dando continuacin al cuerpo que se define
tpicamente mediante prrafos pequeos separados por
punto y coma,
Si bien la puntuacin no se regula en la mayora de las
jurisdicciones, esta debe colocarse adecuadamente para
que la reivindicacin se interprete como se ha
concebido.

Formato de las reivindicaciones

Puntuacin de las reivindicaciones
Ejemplo 1. Prembulo, transicin:
Elemento (N1);
Elemento (N2); y
Elemento (N3).
Ejemplo 2. Un dispositivo, que comprende:
una pluralidad de pginas impresas;
una carpeta configurada para sostener juntas las
hojas impresas; y
una tapa unida a la carpeta.

Formato de las reivindicaciones

Subordinacin adecuada de los elementos
Los elementos de una reivindicacin deben
mencionarse segn un orden de referencia
correcto.
La primera vez que se introduce un
elemento, se debe usar el artculo
indeterminado "un" o "una".
Cuando se hace referencia a elementos
previamente introducidos, se debe usar el
artculo determinado el o la o dicho/a.

Formato de las reivindicaciones

EJEMPLO:
1. Un dispositivo, que comprende:
un lpiz; y
una luz sujeta al lpiz.
2. El dispositivo de la reivindicacin 1, en el
cual la luz est sujeta en forma
desmontable al lpiz.
3. El dispositivo de la reivindicacin 2 en el
cual el lpiz es de color rojo.

28

Formato de las reivindicaciones

Una reivindicacin tambin tiene que tener
adecuada base en los antecedentes.
Si la reivindicacin menciona dos o ms partes
denominadas idnticamente, entonces dicha
reivindicacin tendr que distinguir entre
esas dos partes de la siguiente manera:
Uso de la primera y de la segunda,
o
Uso de un y otro

29

Formato de las reivindicaciones

Ejemplo de base en los antecedentes:
1. Un dispositivo, que comprende:
una primera parte;
una segunda parte unida a la
primera parte; y
una tercera parte sujeta a la
segunda parte.

Formato de las reivindicaciones

Nmeros de referencia y expresiones entre parntesis:
En algunas jurisdicciones, se recomienda o se exige
incluir en las reivindicaciones los nmeros de referencia
asociados con elementos especficos identificados en
los dibujos.
Ejemplo 1: Asumimos que la Figura 1 de la solicitud
muestra una tetera, y esa tetera est marcada con la
identificacin 123.
Si las reivindicaciones describen esta tetera
particular, entonces el elemento tetera va a necesitar
estar seguido del nmero de referencia 123 en la
reivindicacin. Ej.:
una tetera (123)

Formato de las reivindicaciones

Nmeros de referencia y expresiones entre
parntesis:
Ejemplo 2: Un dispositivo, que comprende:
una pluralidad de pginas impresas (11);
una carpeta (14) configurada para sostener
juntas las hojas impresas (11); y
una tapa (21) unida a la carpeta (14).

Formato de las reivindicaciones

Elementos mltiples:
Muchas oficinas de patentes exigen que las
reivindicaciones definan por lo menos dos elementos
dentro del cuerpo de la reivindicacin.
Ejemplo 1. Una computadora, que comprende:
un procesador. (demasiado amplia, inaceptable)
Ejemplo 2. Una computadora, que comprende:
un procesador,
una memoria; y
un bus configurado para transmitir datos entre la
memoria y el procesador. (aceptable)

Formato de las reivindicaciones

Elementos alternativos:
Una sola reivindicacin puede contener
elementos alternativos o
grupos
Markush, siempre que la cantidad y
presentacin de los mismos en la
reivindicacin no la tornen oscura y difcil
de interpretar, y siempre que dichos
elementos cumplan con el requisito de
unidad de invencin.

Formato de las reivindicaciones

Elementos alternativos:
En el caso de una reivindicacin que
define alternativas (qumicas o no
qumicas), es decir, un grupo Markush,
se debe considerar que la unidad de la
invencin est presente si las alternativas
son de naturaleza similar y pueden ser
substancialmente reemplazadas unas por
otras.

Formato de las reivindicaciones

Elementos alternativos:
Ejemplo:
Se tiene que un proceso qumico se podra
realizar con cobre, plomo u oro. Se podra
pensar en un trmino que rena las tres
opciones, tal como metal.
Puede no estarse seguro de que el proceso
funciona con cualquier metal, y de hecho se sabe
que no funciona con mercurio.
La solucin sera entonces hacer tres
reivindicaciones: una dirigida al cobre, una al
plomo y otra al oro.

Formato de las reivindicaciones

Elementos alternativos:
Ejemplo:
Gracias a los grupos Markush, puede redactarse
una nica reivindicacin que dira:
....caracterizado porque utiliza un metal
seleccionado del grupo formado por cobre,
plomo y oro.
El uso de agrupamientos Markush se puede
utilizar en otros campos tcnicos, aunque la
tcnica se origin en la prctica de las patentes
qumicas y es probable que sea ms
comnmente empleada en la prctica qumica.

Formato de las reivindicaciones

Elementos alternativos:
Un grupo Markush no debe ser ambiguo y
debe abarcar todas las realizaciones
patentables de la invencin.
Ejemplo de sustitucin de radicales:
2. Un proceso, donde el ortoformato es
seleccionado a partir del grupo que consiste
de trimetil ortoformato, trietil ortoformato,
tripropil ortoformato y tributil ortoformato.

El Conjunto de Reivindicaciones
Una reivindicacin independiente sigue el
formato de dos partes previamente explicado
(prembulo + frase de transicin + cuerpo).
Una reivindicacin dependiente, luego del
prembulo, se refiere a la reivindicacin a la
cual se subordina, y consecuentemente incluye
de manera implcita las caractersticas tcnicas
de aquella. Luego comprende los detalle(s)
tcnico(s) que particulariza(n) la invencin.

El Conjunto de Reivindicaciones
EJEMPLO:
Una reivindicacin independiente dice:
1. Un aparato, que comprende:
un lpiz; y
una goma unida al lpiz.
La reivindicacin 2, dependiente de la 1, dice:
2. El aparato de la reivindicacin 1, que
comprende adems una luz sujeta al lpiz.

El Conjunto de Reivindicaciones
Por lo tanto, la reivindicacin 2 debido a su
subordinacin a la reivindicacin 1
(dependencia simple) se refiere a;
2. Un aparato, que comprende:
un lpiz;
una goma unida al lpiz; y
una luz sujeta al lpiz.

El Conjunto de Reivindicaciones
La reivindicacin 3 dependiente de la 1 y 2
(dependiente mltiple) dice:
3. El aparato de las reivindicaciones 1 y 2,
que comprende adems un botn unido al
lpiz para liberar la mina del lpiz.
Como la reivindicacin 3, depende tanto de
las reivindicaciones 1 como 2 se refiere a:

El Conjunto de Reivindicaciones
3. Un aparato, que comprende:
un lpiz;
una goma unida al lpiz;
una luz sujeta al lpiz; y
un botn unido al lpiz para liberar
la mina del lpiz.

El Conjunto de Reivindicaciones
El conjunto de reivindicaciones debe
proporcionar
tantas
reivindicaciones
independientes y dependientes como sea
posible, de manera que se busquen
diferentes alcances o coberturas (desde lo
ms general a lo ms particular) de la
invencin
La limitacin a lo anterior lo define la
unidad de invencin que debe existir entre
las reivindicaciones independientes.

El Conjunto de Reivindicaciones
UNIDAD DE INVENCIN
Una solicitud de patente debe relacionarse
tpicamente con una sola invencin o con un
grupo de invenciones relacionadas entre s para
formar un nico concepto inventivo general.
Un grupo de reivindicaciones que corresponden
a diferentes invenciones guardan unidad de
invencin entre s, si entre ellas existe una
relacin tcnica basada en uno o varios
elementos tcnicos particulares, idnticos o
correspondientes.

El Conjunto de Reivindicaciones
UNIDAD DE INVENCIN
Si en una solicitud incluye ms de una
invencin que no cumplan con el requisito
de unidad entre s, es necesario separar las
reivindicaciones de las invenciones en
solicitudes de patentes divisionales.

Las solicitudes de patentes divisionales

mantendrn la misma fecha de solicitud de
la solicitud originaria.

El Conjunto de Reivindicaciones
UNIDAD DE INVENCIN
Cuando en una solicitud encontramos un
grupo de invenciones relacionadas
conformando un nico concepto inventivo
general, se podr obtener una pluralidad
de reivindicaciones independientes del
mismo tipo o categora, o una pluralidad
de reivindicaciones independientes de tipo
o categora diferente.

El Conjunto de Reivindicaciones
Ejemplos donde hay Unidad de Invencin
EJEMPLO 1:
Reivindicacin 1: Un mtodo para obtener la
sustancia A.
Reivindicacin 2: La sustancia A.
Reivindicacin 3: El uso de la sustancia A como
insecticida.

El Conjunto de Reivindicaciones
Ejemplos donde hay Unidad de Invencin:
EJEMPLO 2:
Reivindicacin 1: Una secuencia de ADN que codifica
para la protena X.
Reivindicacin 2: La protena X.
Reivindicacin 3: El vector de expresin Y que contiene
la secuencia de ADN que codifica para X.
Reivindicacin 4: La cepa husped transformada con
el vector Y para producir la protena X.
Reivindicacin 5: Una composicin farmacutica que
contiene la protena X.

El Conjunto de Reivindicaciones
Ejemplos donde no hay Unidad de Invencin
Reivindicacin 1: Un proceso de fabricacin que
comprende los pasos A y B.
Reivindicacin 2: Un aparato diseado
especficamente para llevar a cabo el paso A.
Reivindicacin 3: Un aparato diseado
especficamente para llevar a cabo el paso B.
Hay unidad entre las reivindicaciones 1 y 2 1 y 3,
pero NO existe unidad entre las reivindicaciones 2 y
3, ya que no existe una caracterstica tcnica
comn entre ellas.

Ejemplos de Diseo de Reivindicaciones

Supongamos que el cliente ha inventado un
nuevo aparato para convertir el plomo en
oro. El cliente muestra al agente la
realizacin fsica de la invencin, y esta es
la realizacin que el agente de patentes
utiliza para redactar la descripcin.
Pero el agente sabe que la invencin es
un concepto abstracto y algo ms amplio
que la realizacin fsica particular que le ha
dado el cliente.

Ejemplos de Diseo de Reivindicaciones

PRIMER BORRADOR
1. Un aparato para convertir plomo en oro, que
comprende:
un bastidor de metal en forma de caja;
un motor elctrico montado dentro del bastidor de
metal en forma de caja;
un bol para recibir la viruta de plomo sobre una
superficie del bastidor de metal en forma de caja; y
un elemento de conversin de plomo en oro unido
por debajo del bol y hacia el interior del bastidor de
metal en forma de caja y configurado para recibir
energa elctrica del motor elctrico.

Ejemplos de Diseo de Reivindicaciones

SEGUNDO BORRADOR
1. Un aparato para convertir plomo en oro, que
comprende:
un bastidor de metal en forma de caja;
un motor elctrico montado dentro del bastidor
de metal en forma de caja;
un bol para recibir la viruta de plomo sobre una
superficie del bastidor de metal en forma de
caja; y
un elemento de conversin de plomo en oro
unido funcionalmente al bol por debajo del bol y
hacia el interior del bastidor de metal en forma
de caja y configurado para recibir energa
elctrica del motor elctrico.

Ejemplos de Diseo de Reivindicaciones

TERCER BORRADOR
1. Un aparato para convertir plomo en oro, que
comprende:
un motor elctrico una fuente de energa
un bol para recibir la viruta de plomo; y
un elemento de conversin de plomo en oro
unido funcionalmente al bol por debajo del bol y
hacia el interior del bastidor de metal en forma
de caja y configurado para recibir energa
elctrica del motor elctrico de la fuente de
energa.

Ejemplos de Diseo de Reivindicaciones

CUARTO BORRADOR
1. Un aparato para convertir plomo en oro, que
comprende:
una fuente de energa
un bol un depsito para recibir la viruta de
plomo; y
un elemento de conversin de plomo en oro
unido funcionalmente al depsito de plomo al
bol y configurado para recibir energa elctrica
del motor elctrico de la fuente de energa.

Ejemplos de Diseo de Reivindicaciones

Conclusin del agente de patentes sobre la
invencin:
Independientemente que se reivindique el
aparato con sus elementos integrantes, el
elemento de conversin de plomo en oro, por
s mismo, debera ser tambin objeto de
reivindicacin.

Ejemplos de Diseo de Reivindicaciones

Por otra parte, los elementos de la
realizacin particular de la invencin (por
ejemplo: el bastidor de metal en forma de
caja, el motor elctrico, el bol, etc.) no se
deben descartar, solamente ponerlos aparte
para considerarlos a la hora de elaborar
reivindicaciones dependientes o secundarias,
que ayuden a reivindicar esas realizaciones
especficas/preferidas de la invencin.

Ejemplos de Diseo de Reivindicaciones

Por Ejemplo:
2. El aparato de la reivindicacin 1, que comprende
adems:
un bastidor de metal en forma de caja, en cuyo
interior se alojan la fuente de energa y el
elemento de conversin de plomo en oro.
3. El aparato de la reivindicacin 1, caracterizado
porque la fuente de energa es un motor elctrico.
4. El aparato de la reivindicacin 1 caracterizado
porque el depsito de plomo es un bol.
5. El aparato de la reivindicacin 4, caracterizado
porque el depsito de plomo est configurado para
recibir viruta de plomo.

MUCHAS GRACIAS
Olga L. Moreno Samper
Directora Divisin de Patentes
omoreno@jarryip.com