CURSUL NR.

9
MĂRCILE (partea a III-a)
VII. Transmisiunea drepturilor asupra mărcilor
1. Aspecte introductive
Prin funcţia sa de identificare a originii comerciale şi a calităţii produselor, de organizare a
concurenţei pe piaţă, marca a dobândit o valoare economică foarte importantă în economia
contemporană. Consecutiv, a crescut şi interesul pentru amenajarea unui cadru juridic adecvat pentru ca
marca să poată fi transmisă de la un subiect de drept la altul.
Spre deosebire de creaţiile intelectuale industriale (de exemplu, invenţiile, desenele/modelele),
marca - cel mai important semn distinctiv - nu dă naştere niciunui drept personal nepatrimonial, ci
numai unor drepturi patrimoniale. Cum drepturile patrimoniale sunt de regulă transmisibile, rezultă că,
de plano, toate drepturile asupra mărcii pot fi transmise.
În lipsa unei enumerări legale, vom identifica următoarele drepturi născute în legătură cu marca:
dreptul de prioritate,1 dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare,2 dreptul provizoriu exclusiv de
exploatare a mărcii,3 dreptul exclusiv de exploatare a mărcii4 şi dreptul de a obţine despăgubiri pentru
încălcarea oricăruia dintre drepturile menţionate anterior.5
Dintre toate aceste drepturi, dreptul la despăgubiri nu este propriu-zis un „drept asupra mărcii”, ci
este un drept de creanţă născut din încălcarea unui drept asupra mărcii. Fiind un drept de creanţă, dreptul
la despăgubiri se poate transmite potrivit regulilor de drept comun ce guvernează transmiterea
creanţelor6. Transmiterea dreptului la despăgubiri nu face obiectul prezentului studiu.
Cât priveşte dreptul de prioritate, dat fiind caracterul său de drept accesoriu al dreptului exclusiv de
exploatare a mărcii7, se va transmite deodată şi în acelaşi mod ca şi acest drept exclusiv.8
Dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare reprezintă o etapă în devenirea dreptului exclusiv
asupra mărcii şi are un caracter esenţialmente temporar. Cum eliberarea certificatului de înregistrare
conferă dreptul exclusiv asupra mărcii, transmiterea dreptului la eliberarea certificatului de înregistrare
reprezintă o transmitere sub condiţie suspensivă a dreptului exclusiv asupra mărcii.
În fine, dreptul provizoriu exclusiv de exploatare a mărcii este accesoriu dreptului la eliberarea
certificatului de înregistrare şi, deci nu poate fi transmis decât împreună cu acesta. Ca şi dreptul la
eliberarea certificatului de înregistrare, dreptul provizoriu de exploatare exclusivă are caracter
esenţialmente temporar, fiind recunoscut doar până la data şi sub condiţia rezolutorie a eliberării
certificatului de înregistrare. Totuşi, spre deosebire de dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare,
dreptul provizoriu de exploatare exclusivă nu se naşte la data constituirii depozitului naţional
reglementar, ci la data publicării cererii de înregistrare a mărcii. În orice caz, dreptul provizoriu de
exploatare are acelaşi conţinut cu dreptul de exploatare exclusivă a mărcii conferit de certificatul de
înregistrare, astfel încât transmiterea sa va produce, mutatis mutandis, efecte similare cu cele ale
transmiterii dreptului exclusiv de exploatare a mărcii.
În cele ce urmează, vom examina problemele care se pun în legătură cu transmiterea, în tot sau în
parte, a dreptului exclusiv de exploatare a mărcii.

1
Art. 8 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice prevede că: „Dreptul la marcă aparţine
solicitantului care a dispus primul, în condiţiile legii, cererea de înregistrare a mărcii”
2
Art. 9-12 din Legea nr. 84/1998.
3
Art. 37 din Legea nr. 84/1998.
4
Art. 36 din Legea nr. 84/1998.
5
Art. 92 coroborat cu art. 90 din Legea nr. 84/1998.
6
Art. 1.566-1.592 C. civ.
7
Dreptul de prioritate al titularului mărcii este posibilitatea sa juridică de a se opune înregistrării ulterioare de
către o altă persoană a unei mărci identice sau similare pentru produse sau servicii identice sau similare. Deşi se
naşte la data constituirii depozitului naţional reglementar al mărcii la OSIM, dreptul de prioritate se consolidează
numai prin eliberarea certificatului de înregistrare a mărcii. Certificatul de înregistrare conferă dreptul exclusiv de
exploatare a mărcii pentru o perioadă de 10 ani, cu începere de la aceeaşi dată a constituirii depozitului naţional
reglementar. Dreptul de prioritate apare astfel ca un mijloc de apărare a dreptului exclusiv asupra mărcii în raport
cu orice terţ care ar pretinde ulterior înregistrarea unei mărci identice sau similare.
8
Pentru un raţionament similar în materia invenţiilor, a se vedea A. Petrescu, L. Mihai, Drept de proprietate
industrială. Introducere în dreptul de proprietate industrială. Invenţia. Inovaţia, Universitatea din Bucureşti,
Facultatea de Drept, Bucureşti, 1987, p. 140-141 şi 187-188.

1
 Potrivit art. 40 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, «Drepturile asupra mărcii se pot transmite prin
cesiune, licenţă sau pe cale succesorală» Din acest text rezultă că există două forme principale de
transmitere a drepturilor asupra mărcii, respectiv contractul de cesiune şi contractul de licenţă.

A. CESIUNEA DE MARCĂ

2. Contractul de cesiune de marcă (cesiunea voluntară)

2.1. Noţiune. - Contractul de cesiune de marcă este contractul prin care titularul mărcii, în calitate
de cedent, transmite cesionarului, în tot sau în parte, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, dreptul exclusiv
de exploatare a mărcii.
Specific cesiunii de marcă este obiectul său, care constă în însăşi transmiterea dreptului subiectiv de
proprietate industrială asupra mărcii.

2.2. Clasificare
2.2.1. După întinderea dreptului transmis, cesiunea poate să fie totală (dacă dreptul este transmis în
întregime) sau parţială (dacă dreptul este transmis numai în parte).
Teoretic, în materia mărcilor ar fi posibile cesiuni parţiale din punct de vedere teritorial şi cesiuni
parţiale din punctul de vedere al claselor de produse sau servicii la care se referă.
a) Cesiunea parţială din punct de vedere teritorial. - Din raţiuni de protecţie a concurenţei şi a
liberei circulaţii a bunurilor, precum şi de evitare a confuziei în rândul consumatorilor, legea a interzis
cesiunea de marcă parţială din punct de vedere teritorial. Astfel, potrivit art. 41 alin. 2, teza finală,
«cesiunea, chiar parţială, nu poate limita teritorial folosirea mărcii pentru produsele sau serviciile la
care se referă». Spre exemplu, este interzisă cesiunea dreptului la marcă pentru teritoriul unui singur
judeţ sau al unei singure regiuni istorice.
Sancţiunea aplicabilă unui contract de cesiune parţială din punct de vedere teritorial este nulitatea
absolută a unui astfel de contract, dat fiind că legiuitorul a urmărit să ocrotească un interes general.
Temeiul de drept aplicabil este art. 41 alin. (2), coroborat cu art. 1.250 şi art. 1.253 C. civ. Acţiunea în
constatarea nulităţii absolute poate fi intentată de orice persoană interesată (părţile contractante,
consumatorii induşi în eroare, OSIM). De asemenea, nulitatea absolută poate fi invocată şi de instanţa de
judecată din oficiu.
b) Cesiunea parţială din punct de vedere profesional. - Este permisă, în schimb, cesiunea parţială
din punct de vedere al claselor de produse sau servicii. 9 Astfel, art. 41 alin. 2 teza I prevede că
«transmiterea prin cesiune a drepturilor asupra mărcii se poate face pentru toate produsele sau
serviciile pentru care marca este înregistrata sau numai pentru o parte dintre acestea»
Funcţia distinctivă a mărcii şi necesitatea de a evita confuzia în rândul consumatorilor impun însă
o limitare şi în privinţa cesiunilor parţiale din punctul de vedere al produselor sau serviciilor la care se
referă. Astfel, potrivit art. 41 alin. 4, «Mărcile identice sau similare, aparţinând aceluiaşi titular şi care
sunt folosite pentru produse sau servicii identice sau similare, nu pot fi transmise prin cesiune decât în
totalitate şi numai către o singură persoană, sub sancţiunea nulităţii actului de transmitere.»
Raţiunea sancţiunii instituite de acest text îndreptăţeşte calificarea sa drept nulitate absolută şi
totală a contractului de cesiune pentru caracterul ilicit al obiectului. Acţiunea în constatarea nulităţii
absolute poate fi intentată de orice persoană interesată (părţile contractante, consumatorii induşi în
eroare, OSIM). De asemenea, nulitatea absolută poate fi invocată şi de instanţa de judecată din oficiu.
Reţinem însă că sub incidenţa acestei sancţiuni nu vor intra decât acele cesiuni parţiale privind
mărci identice sau similare deja folosite pentru produse identice sau similare până la momentul
încheierii contractului. 10 Per a contrario, este valabil contractul de cesiune având drept obiect o marcă
9
Avem în vedere situaţia în care o marcă a fost înregistrată pentru mai multe clase de produse sau servicii (de
exemplu, pentru clasa 3 – detergenţi, respectiv pentru clasa 32 – sucuri de fructe) şi se cesionează numai dreptul
de folosire exclusivă a mărcii cu privire la o parte din aceste clase de produse sau servicii (de exemplu, doar
pentru clasa 3 – detergenţi). Titularul mărcii înregistrate pentru cele două clase poate, de asemenea, să cedeze
marca pentru clasa 32 unui cesionar, iar pentru clasa 3 unui alt cesionar. În acest caz, contractul se analizează ca o
dublă cesiune parţială.
10
O altă interpretare a art. 41 alin. (4) ar contraveni nu numai principiului potrivit căruia normele sancţionatorii,
inclusiv acelea care instituie nulităţi, sunt de strictă interpretare (art. 10 C. civ.), dar ar lipsi de orice aplicabilitate
art. 6 alin. (6) . S-ar încălca astfel şi regula de interpretare potrivit cu care norma juridică trebuie interpretată în

2
deja folosită la momentul încheierii contractului, care este similară cu o altă marcă înregistrată de acelaşi
titular (cedentul), dar care nu a fost folosită pentru produse identice sau similare. Tot astfel, este valabil
contractul de cesiune având drept obiect o marcă înregistrată care nu a fost folosită până la momentul
încheierii contractului şi care este similară cu o altă marcă înregistrată de acelaşi titular (cedentul), dar
care a fost folosită pentru produse identice sau similare. În fine, a fortiori, este valabil contractul prin
care titularul a două mărci identice sau similare înregistrate pentru aceleaşi clase de produse, dar care nu
au fost folosite cedează numai una dintre aceste mărci, pe care cesionarul urmează, evident, să o
folosească.
În toate aceste ipoteze însă, titularul mărcii înregistrate, dar care nu a fost folosită până la
momentul încheierii contractului de cesiune, poate începe folosirea mărcii ulterior acestui moment, fără
ca titularul mărcii identice sau similare să fie obligat să înceteze folosirea acesteia. În aceste situaţii, ca
urmare a încheierii contractului de cesiune, se creează condiţiile ca mărci identice sau similare să poată
fi folosite concomitent, pe aceeaşi piaţă, pentru produse identice sau similare de către doi titulari diferiţi.
Această împrejurare este de natură să producă o confuzie gravă în rândurile consumatorilor, mai ales
atunci când produsele celor doi titulari sunt de calitate diferită. De aceea, pentru a respecta în totalitate
spiritul reglementărilor moderne din materia mărcilor, care urmăresc în primul rând protecţia
consumatorilor, considerăm că, de lege ferenda, se impune ca art. 41 alin. (4) să fie modificat prin
înlocuirea termenului „folosite” cu termenul „înregistrate”.
Pe de altă parte, observăm că în actualul stadiu al legislaţiei, posibilitatea ca, în urma cesiunii, doi
titulari diferiţi să folosească mărci identice sau similare pentru produse identice sau similare este
prejudiciabilă chiar pentru interesele comerciale ale părţilor contractante. Spre exemplu, în ipoteza în
care unul dintre titularii mărcilor similare promovează mai bine produsele sale (reclamă, publicitate,
nivel calitativ mai ridicat etc.), el suportă costuri care îi vor profita şi titularului celeilalte mărci similare.
De aceea, este recomandabil ca obiectul contractului de cesiune să îl constituie toate mărcile
identice sau similare pentru produse identice sau similare ale cedentului, chiar dacă acesta nu le-a folosit
pe toate până la data încheierii contractului. Dacă acest lucru nu este posibil, cesionarul ar trebui să
insiste pentru introducerea în contract a unei clauze prin care cedentul să se oblige să nu folosească în
viitor mărcile similare reţinute. Această prevedere ar trebui însoţită şi de introducerea unei clauze penale
prin care să se evalueze anticipat despăgubirile care urmează a fi primite de cesionar în cazul încălcării
de către cedent a acestei obligaţii. În acest mod sunt protejate în mod corespunzător atât interesele
consumatorilor, cât şi acelea ale părţilor contractante înseşi.
2.2.2. După scopul urmărit de părţi la încheierea contractului, cesiunea poate fi cu titlu gratuit sau cu
titlu oneros.
Cesiunea cu titlu gratuit se poate realiza prin act unilateral sau prin contract. Cesiunea cu titlu gratuit
prin act unilateral poate fi făcută numai pentru cauză de moarte şi are natura juridică a unui legat
testamentar.
Contractului de cesiune cu titlu gratuit i se vor aplica regulile prevăzute de Codul civil pentru
contractul de donaţie.
În cazul cesiunii cu titlu oneros, contractul va fi supus regulilor generale prevăzute de Codul civil
pentru contractul de vânzare sau de schimb, în funcţie de natura contraprestaţiei, o sumă de bani sau,
respectiv, un alt bun.
2.2.3. După raportul cu transmiterea unui alt bun, cesiunea de marcă poate fi principală sau
accesorie.
Cesiunea de marcă este principală atunci când este independentă de transmiterea altui bun. Legea
(art. 41 alin.1) permite transferul mărcii independent de fondul de comerţ din care face parte. De
asemenea, conform art. 41 alin. 3, «În cazul în care patrimoniul titularului mărcii este transmis în
totalitatea sa, această transmitere are ca efect şi transferul drepturilor cu privire la marcă.
Transmiterea unor elemente din patrimoniul titularului nu afectează calitatea de titular al dreptului la
marcă».
Teza finală a art. 41 alin. 3 are în vedere transmiterea unor elemente de activ ale patrimoniului, adică
atât transmiterea unor bunuri ut singuli, cât şi transmiterea unui fond de comerţ (care este o
universalitate de fapt şi nu se confundă cu patrimoniul titularului mărcii). Cu toate acestea, în opinia
sensul în care să se aplice, iar nu în sensul înlăturării aplicării ei (actus interpretandus est potius ut valeat quam ut
pereat).

3
noastră, textul nu înlătură posibilitatea ca, în lipsa unei prevederi contrare, transmiterea mărcii să
opereze automat prin efectul cesiunii fondului de comerţ căruia îi este ataşată. 11 Considerăm că, dacă
părţile nu au dispus altfel, marca va fi considerată un element intrinsec fondului de comerţ transmis,
astfel încât transmiterea fondului de comerţ va atrage după sine şi transmiterea dreptului la marcă. 12 Ne
aflăm în cazul unei cesiuni de marcă accesorii.13
Voinţa contrară a părţilor poate fi expresă, atunci când părţile au exclus în mod explicit marca din
rândul elementelor fondului de comerţ transmise, sau implicită, atunci când, spre exemplu, fără a preciza
că se transmite fondul de comerţ în totalitatea lui, părţile au enumerat limitativ elementele fondului de
comerţ transmise şi nu au inclus în enumerare şi dreptul la marcă.14

2.3.Condiţii de formă. Opozabilitatea cesiunii faţă de terţi

2.3.1.Contractul de cesiune a mărcii este un contract solemn. Potrivit art. 41 alin. 1 teza finală,
„Cesiunea trebuie făcută în scris şi semnată de părţile contractante sub sancţiunea nulităţii”. Rezultă că
legea impune ad validitatem condiţia formei scrise a contractului. Tot ad validitatem, consimţământul
trebuie să fie exprimat prin semnătura părţilor sau a reprezentanţilor lor, aplicată pe înscris. În situaţia în
care contractul de cesiune este încheiat prin mandatar, atunci procura trebuie dată de asemenea în formă
scrisă şi semnată de mandant (art. 2013 alin. (2) C. civ.).15
Sancţiunea nerespectării oricăreia dintre aceste două condiţii de formă – forma scrisă sau semnătura
părţilor - este nulitatea absolută a contractului de cesiune.
Aceste reguli sunt aplicabile doar în cazul în care marca este transferată ut singuli. În cazul în care
transmiterea mărcii operează în cadrul transmiterii fondului de comerţ, a patrimoniului sau unei fracţiuni
din patrimoniu, forma aplicabilă este aceea prevăzută pentru categoriile de transmisiuni respective.
Dacă nu există reguli speciale se aplică principiul consensualismului şi regulile generale de probă.
În cazul în care cesiunea mărcii este cu titlu gratuit, contractul astfel încheiat are natura juridică a
unui contract de donaţie şi, în consecinţă, este supus regulilor de formă prevăzute de Codul civil pentru
acest contract. Prin urmare, în acest caz, cesiunea de marcă trebuie să îmbrace forma autentică ad
validitatem (art. 1011 C. civ.). Deoarece dreptul asupra mărcii este un bun mobil incorporal, el nu poate
forma obiectul unei donaţii sub forma darului manual. Cât priveşte donaţiile indirecte sau deghizate,
sunt aplicabile pe deplin regulile dreptului comun.16 În toate cazurile, întrucât dreptul asupra mărcii este

11
Avem în vedere ipoteza cea mai frecvent întâlnită în practică, ipoteză în care marca este folosită ca semn
distinctiv al unei activităţi comerciale. Cu toate acestea, marca poate fi înregistrată şi folosită ca semn distinctiv şi
de unele subiecte de drept care nu desfăşoară activităţi comerciale (asociaţii, fundaţii, partide politice, ministere
etc). De aceea, considerăm că este criticabilă formularea art. 36 alin. 2, care pare a restrânge exclusivitatea de care
beneficiază titularul dreptului asupra mărcii doar la domeniul activităţii comerciale: “Titularul mărcii poate cere
instanţei judecătoreşti competente să interzică terţilor să folosească, în activitatea lor comercială, fără
consimţământul său ...”
12
“În virtutea principiului că accesoriul urmează soarta principalului, cesiunea unui fond de comerţ atrage
de la sine şi pe aceea a mărcilor care intră în compunerea lui, cu excepţia cazului când părţile au stipulat
contrariul. Faptul că în contractul de cesiune nu s-a spus nimic despre marca ce făcea parte din fondul de comerţ
cedat, nu poate fi interpretat decât în sensul unei cesiuni totale, mai ales când în contract se prevede obligaţia
pentru cedent de a nu face nici o concureţă cesionarilor, în orice loc s-ar afla.” (Curtea din Bourges, decizia din 5
februarie 1935, în Annales de la propriété industrielle, 1936, p. 291, apud B. Scondăcescu, D. Popovici, Mărcile
de fabrică şi de comerţ, Bucureşti, 1938, p. 73, speţa nr. 11).
“O marcă exploatată numai în interesul unui fond de comerţ constituie un element al acestuia. Donaţia
fondului de comerţ cuprinde şi donaţia mărcii, care formează unul dintre elementele sale, când din împrejurările
cauzei rezultă că părţile nu au înţeles să separe marca de fabrică de întreprinderea de care este legată, concluzie
justificată chiar dacă actul de donaţie nu cuprinde nici o menţiune cu privire la marcă.” (Curtea de Apel din Paris,
decizia din 1 iunie 1965, în Révue internationale de propriété industrielle et artistique, nr. 61/octombrie 1965, p.
201 şi urm., apud E. Holban, S. Marinescu, op. cit., p. 212, speţa nr. II).
13
A se vedea, în acelaşi sens, A. Chavanne, J. J. Burst, op. cit., p. 653.
14
Avem în vedere situaţia în care părţile au dispus «se transmite fondul de comerţ aparţinând cedentului,
compus din următoarele elemente:...” , după care urmează o enumerare limitativă în care nu figurează şi dreptul la
marcă, deşi acesta a făcut parte din fondul de comerţ al cedentului până la data transmisiunii. Într-un asemenea
caz, dreptul la marcă va rămâne în patrimoniul cedentului.
15
Procura (sau mandatul, dacă este cazul) formează un tot indivizibil cu actul în vederea încheierii căruia
a fost dată. Pentru amănunte, a se vedea Fr. Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale, Editura Universul
Juridic, Bucureşti, 2001, p. 313, precum şi autorii citaţi la nota de subsol nr. 7.
16
A se vedea Fr. Deak, op. cit., p. 140-148.

4
un bun mobil incorporal, el trebuie nu numai menționat, ci și evaluat printr-un înscris, care poate fi și
sub semnătură privată. Absenţa evaluării atrage nulitatea absolută a donației, conform art. 1.011 alin. (3)
C. civ.
În ipoteza în care cesiunea cu titlu gratuit s-a realizat prin act juridic unilateral (adică prin legat
testamentar), vor fi aplicabile pe deplin condiţiile de formă ale testamentului.
2.3.2. Potrivit art. 42 alin. 3, «La cererea persoanei interesate şi cu plata taxei prevăzute de lege,
OSIM înscrie cesiunea în Registrul mărcilor şi o publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.
Cesiunea este opozabilă terţilor de la data publicării acesteia. »
Această regulă de opozabilitate se aplică şi în cazul în care marca este transmisă în cadrul
transmiterii fondului de comerţ, a patrimoniului sau unei fracţiuni din patrimoniu. În acest caz, în
ipoteza în care contractul s-a încheiat valabil prin simplul acord de voinţă (solo consensu), el va da
naştere – printre altele - şi unei obligaţii de a face, adică de a întocmi un înscris referitor la cesiunea de
marcă, pe baza căruia urmează să se îndeplinească formalităţile de înscriere a cesiunii pentru
opozabilitate faţă de terţi.
În cazul în care cedentul nu îşi îndeplineşte această obligaţie, cesionarul se va putea adresa instanţei
judecătoreşti cu acţiune în constatare, întemeiată pe art. 35 C. proc. civ. Prin această acţiune, cesionarul
va solicita să se constate existenţa în patrimoniul său a dreptului asupra mărcii, cu începere de la data
încheierii valabile a actului prin care s-a transmis marca (spre exemplu, contractul de cesiune a fondului
de comerţ). În cadrul acestui litigiu, cesionarul va putea proba încheierea valabilă a contractului cu orice
mijloc de probă. Pe baza hotărârii judecătoreşti definitive, cesionarul va putea solicita îndeplinirea
formalităţilor de opozabilitate la OSIM.
2.3.3. Potrivit art. 42. alin. (1) şi (2) din lege, „ Cererea de înscriere a cesiunii va fi însoţită de
actul doveditor al schimbării titularului mărcii. OSIM refuză înscrierea transmiterii cesiunii dacă
rezultă în mod evident faptul că prin aceasta publicul este indus în eroare cu privire la natura, calitatea
sau originea geografică a produselor sau serviciilor pentru care marca a fost înregistrată, în afară de
situația în care beneficiarul transmiterii acceptă să limiteze transmiterea mărcii la produsele sau
serviciile pentru care marca nu este înșelătoare.” Se are în vedere ipoteza în care, aplicată la produsele
cesionarului, marca ar deveni deceptivă pentru public.
De asemenea, potrivit art. 40 alin. (3) „Înscrierea transmiterii de drepturi asupra mărcilor aflate
în litigiu se suspendă până la data rămânerii definitive a hotărârilor judecătoreşti cu privire la
acestea.” Considerăm că soluția legiuitorului este profund criticabilă întrucât ea împiedică opozabilitatea
faţă de terți a unor acte care pot fi încheiate valabil de titularul mărcii pe perioada unui litigiu prin care
dreptul său este contestat netemeinic.
2.3.4. De la data înscrierii, cesiunea devine opozabilă terților care nu au cunoscut-o pe altă cale (art.
22 C. civ.). Terți în această materie sunt cesionarii subsecvenți, beneficiarii unei licențe asupra mărcii
transmise și ai oricăror alte drepturi privind această marcă. În schimb, terții care săvârșesc acte de
contrafacere nu pot invoca lipsa opozabilității, întrucât formalitățile de publicitate sunt menite să
protejeze numai interesele legitime ale terților faţă de actul juridic. Or în măsura în care exploatează fără
drept un semn ce trezește confuzia cu o marcă înregistrată, terțul se află în culpă chiar dacă nu cunoaște
cine este titularul actual al mărcii, astfel încât interesul său de a nu răspunde faţă de acest titular pentru
exploatarea ilegală a semnului nu poate fi considerat legitim.
Sunt ipoteze în practică în care, deşi contractul de cesiune este valabil încheiat şi nu există niciun
impediment pentru efectuarea înscrierii la OSIM, cesionarul să aibă interesul economic de a amâna
înscrierea mărcii. Avem în vedere, de exemplu, situaţia în care cesionarul urmăreşte să se lanseze într-un
nou domeniu de activitate prin achiziţionarea acţiunilor sau a părţilor de interes ale unei societăţi
atractive care însă nu deţine şi un portofoliu de mărci de succes. În acest caz, cesionarul va încerca sa
păstreze caracterul confidenţial al contractului de cesiune a unei mărci de succes în domeniul vizat
pentru a nu dezvălui intenţiile sale de extindere pe o nouă piaţă de produse sau servicii.

2.4. Efectele contractului de cesiune de marcă

În cele ce urmează, ne vom referi la efectele contractului de cesiune de marcă cu titlu oneros, care
este mai frecvent întâlnit în practică şi ridică cele mai numeroase probleme. Deoarece efectele acestui
contract nu se bucură de o reglementare specială, ele urmează a fi guvernate de regulile prevăzute de

5
Codul civil pentru efectele contractului de vânzare, inclusiv cele referitoare la efectele cesiunii bunurilor
incorporale.
Contractul de cesiune de marcă cu titlu oneros este un contract sinalagmatic întrucât dă naştere la
obligaţii în sarcina ambelor părţi, care sunt reciproce şi interdependente. În cele ce urmează, vom
examina obligaţiile cedentului şi obligaţiile cesionarului.

2.4.1. Obligaţiile cedentului

Cedentul are următoarele obligaţii:
- obligaţia de a transfera dreptul asupra mărcii;
- obligaţia de predare;
- obligaţia de garanţie pentru evicţiune.

2.4.1.1. Obligaţia de a transfera dreptul exclusiv asupra mărcii

Potrivit regulilor de drept comun din materia contractului de vânzare (art. 1.674 C. civ.), transferul
dreptului asupra mărcii operează automat între părţi, prin efectul încheierii valabile a contractului. În
consecinţă, exceptând cazul în care, printr-o clauză expresă, părţile au convenit să supună transferul
dreptului asupra mărcii unei modalităţi determinate – termen sau condiţie – efectul translativ de drepturi
al contractului de cesiune de marcă se produce în chiar momentul încheierii acestui contract.
Transferul dreptului asupra mărcii implică şi transmiterea dreptului de a introduce acţiunea în
contrafacere, care apare ca un accesoriu al dreptului exclusiv de exploatare. În legătură cu acest aspect
se ridică următoarele probleme:
a) Întâi, se pune problema cine are calitatea procesuală de a introduce acţiunea în contrafacere
şi/sau în concurenţă neloială pentru actele de contrafacere şi/sau de concurenţă neloială săvârşite
anterior cesiunii de marcă. În lipsa unei prevederi contractuale contrare, se consideră că, împotriva
acestor acte, cedentul păstrează dreptul de a introduce acţiunile corespunzătoare.
Prin prevedere contractuală contrară înţelegem o clauză prin care părţile convin să transmită şi
creanţa la despăgubiri izvorâtă din delictul civil de contrafacere sau de concurenţă neloială. În acest caz,
contractul de cesiune va avea un obiect juridic complex, compus din dreptul exclusiv asupra mărcii (ca
drept real asupra unui bun incorporal) şi dreptul la despăgubiri (ca drept de creanţă). Opozabilitatea faţă
de debitorul cedat (autorul actelor de contrafacere şi/sau de concurenţă neloială) a cesiunii de creanţă
este supusă formalităţilor de publicitate prevăzute de dreptul comun al cesiunii de creanţă. În consecinţă,
independent de înscrierea contractului de cesiune la OSIM, cesiunea creanţei la despăgubiri va deveni
opozabilă autorului delictului civil prin notificare, sau, cel puţin teoretic, prin acceptarea cesiunii făcută
de debitorul cedat (autorul delictului civil) (art. 1.578 C.civ.).
În cazul în care, la data încheierii contractului, era pendinte un litigiu referitor la acte de contrafacere
săvârşite anterior de către un terţ, în lipsa unei prevederi exprese, calitatea procesuală activă a cedentului
nu se va transmite prin contractul de cesiune ca accesoriu al dreptului asupra mărcii.
b) Apoi, se pune problema de a şti cine este persoana care are calitate procesuală activă în acţiunea în
contrafacere şi/sau concurenţă neloială introdusă pentru reprimarea actelor săvârşite de terţi între
momentul încheierii contractului de cesiune şi momentul înscrierii cesiunii la OSIM. În acest caz,
cesionarul nu va putea introduce cu succes acţiunea în contrafacere, întrucât, în absenţa formalităţilor
necesare pentru opozabilitatea cesiunii, din punctul de vedere al terţului autor al delictului civil,
cesionarul nu este titularul dreptului exclusiv asupra mărcii. În schimb, cedentul ar putea pretinde
despăgubiri din partea terţului pentru actele săvârşite de acesta după încheierea contractului de cesiune,
dar înaintea înscrierii acestui contract.
Deşi între părţi contractul de cesiune valabil încheiat produce efectul translativ de drepturi fără
îndeplinirea nici unei alte formalităţi, faţă de terţi acest efect este inopozabil, indiferent dacă ei înţeleg
(ori au interesul) să se prevaleze ori nu de lipsa înscrierii. Dacă, în urma intentării acţiunii împotriva
terţului culpabil de acte de contrafacere şi/sau de concurenţă neloială săvârşite după încheierea
contractului de cesiune, dar înainte de înscrierea acestuia la OSIM, cedentul a obţinut despăgubiri,
considerăm că, în lipsa unei prevederi contractuale contrare, cesionarul este îndreptăţit să solicite de la
cedent restituirea acestor despăgubiri.
Temeiul cererii de restituire astfel formulată îl reprezintă contractul de cesiune care, între părţi, este
valabil şi opozabil încă din momentul încheierii sale în condiţiile legii. Cu alte cuvinte, marca s-a
transmis din patrimoniul cedentului în patrimoniul cesionarului la momentul încheierii contractului de
cesiune, astfel încât atingerile aduse de terţ dreptului la marcă reprezintă - din perspectiva părţilor - o
6
pierdere patrimonială a cesionarului. În consecinţă, în raporturile cu cesionarul, cedentul ar păstra fără
drept despăgubirile primite pentru această atingere.
c) În fine, pentru actele săvârşite de terţi ulterior înscrierii contractului de cesiune, calitatea de a
introduce acţiunea în contrafacere şi/sau în concurenţă neloială, revine întotdeauna cesionarului.

2.4.1.2. Obligaţia de predare în materia cesiunii de marcă se concretizează în obligaţia de a remite

certificatul de înregistrare a mărcii. Nu excludem posibilitatea ca în cadrul obiectului obligaţiei de
predare să fie inclusă şi transmiterea unei descrieri detaliate a mărcii, însoţită eventual de un prototip
(spre exemplu în cazul mărcilor tridimensionale, constând în forma produsului sau a ambalajului său),
precum şi orice alte elemente de natură de a-i permite cesionarului să reproducă în mod fidel marca
dobândită.
2.4.1.3. Obligaţia de garanţie contra evicţiunii, în această materie, cuprinde: garanţia pentru fapta
proprie, garanţia pentru fapta terţilor şi garanţia pentru viciile juridice ale certificatului de înregistrare.
a) Obligaţia de a garanta pentru fapta proprie reprezintă obligaţia cedentului (precum şi a
succesorilor săi universali şi cu titlu universal) de a se abţine de la orice act sau fapt de natură a-l tulbura
pe cesionar în liniştita folosinţă a dreptului asupra mărcii. Practic, cedentul are obligaţia de a nu mai
folosi marca cedată. Chiar dacă această obligaţie este contractuală, atunci când cedentul exploatează
marca ulterior încheierii contractului de cesiune, la alegerea cesionarului, răspunderea cedentului va
putea fi angajată atât pe tărâm contractual, cât şi pe tărâm delictual (pentru săvârşirea delictului civil de
contrafacere). După cum se ştie, cea mai importantă excepţie de la principiul neadmiterii opţiunii între
cele două tipuri de răspundere este aceea că opţiunea este permisă în cazul în care neexecutarea
contractului constituie, în acelaşi timp, şi o infracţiune. 17 Or, potrivit art. 90 folosirea fără drept a unei
mărci în prejudiciul titularului acelei mărci reprezintă infracţiunea de contrafacere, astfel încât opţiunea
între cele două forme de răspundere este permisă.
Soluţia propusă prezintă un evident interes practic: Dacă, în temeiul principiului non-cumulului
celor două forme de răspundere civilă, cesionarul ar fi fost ţinut să introducă acţiunea în răspundere
civilă contractuală, el nu ar fi putut obţine o reparaţie decât în limita prejudiciului previzibil.
Dimpotrivă, soluţia pe care o împărtăşim permite cesionarului care optează pentru răspunderea civilă
delictuală să obţină repararea atât a prejudiciului previzibil, cât şi a prejudiciului imprevizibil. În plus,
atunci când cesionarul a încheiat un contract de licenţă de marcă, oricare dintre licenţiaţi poate să
intervină în procesul având ca obiect acţiunea în contrafacere intentată de către cesionar, solicitând
repararea de către cedent a prejudiciului cauzat prin contrafacerea mărcii (art. 44 alin. 3 din lege). O
asemenea posibilitate nu ar fi existat dacă cesionarul ar fi fost obligat să intenteze o acţiune în garanţie
pentru evicţiune, care este de natură contractuală.
Un alt caz de garanţie pentru evicţiunea decurgând din fapta proprie este acela în care, anterior
înscrierii contractului de cesiune, cedentul încheie cu un terţ un nou contract având ca obiect acelaşi
drept asupra mărcii. Dacă terţul înscrie primul contractul prin care a dobândit marca, el va fi preferat
cesionarului care nu şi-a înscris cesiunea. Acesta din urmă se va putea întoarce împotriva cedentului cu o
acţiune în garanţie contra evicţiunii.

b2) Obligaţia de a garanţie contra evicţiunii rezultând din fapta unui terţ reprezintă obligaţia
cedentului (precum şi a succesorilor săi universali şi cu titlu universal) de a-l garanta pe cesionar
împotriva tulburării sale în exercitarea prerogativelor de titular al dreptului asupra mărcii, provenind din
partea unei terţe persoane.
Obligaţia de garanţie a cedentului subzistă dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii cumulative: (i)
să fie vorba de o tulburare de drept, iar nu de fapt; (ii) cauza evicţiunii să fie anterioară cesiunii; (iii)
cauza evicţiunii să nu fi fost cunoscută de către cesionar. Din multitudinea de tulburări care pot proveni
din fapta terţului, le vom examina în continuare pe cele mai importante, distingând între tulburările care
determină răspunderea cedentului pentru evicţiune şi cele care nu angajează răspunderea cedentului
pentru evicţiune.
A. Tulburări care pot determina angajarea răspunderii cedentului pentru evicţiune:
i)Terţul a înregistrat o marcă similară anterior contractului de cesiune şi a folosit această marcă
timp de cinci ani (ori împlinirea termenului de cinci ani este iminentă). În acest caz, cesionarul nu se mai
poate opune folosirii mărcii posterioare de către terţ, cu excepţia situaţiei în care înregistrarea mărcii
posterioare a fost cerută cu rea-credinţă (art. 48). În cazul în care, la momentul încheierii contractului,
17
A se vedea C. Stătescu, C. Bîrsan, op. cit., p. 132.

7
cesionarul nu a fost informat de către cedent sau nu a cunoscut, pe orice altă cale, 18 situaţia mărcii
similare, cedentul va fi chemat să răspundă pentru evicţiune.
ii)Terţul poate invoca împotriva cesionarului beneficiul unui contract de licenţă consimţit de
cedent anterior contractului de cesiune. În acest caz, dacă licenţa anterioară a fost înscrisă, ea este
opozabilă cesionarului care este obligat să o respecte. În ipoteza în care, la momentul încheierii
contractului de cesiune, cesionarul nu a cunoscut existenţa licenţei, el se va putea întoarce împotriva
cedentului în temeiul obligaţiei acestuia din urmă de a-l garanta pentru evicţiune. După cum s-a arătat, 19
îndeplinirea formalităţilor de opozabilitate a contractului anterior (în speţă, a contractului de licenţă) nu
înlătură garanţia pentru evicţiune a înstrăinătorului, întrucât opozabilitatea nu presupune cunoaşterea
efectivă a cauzei evicţiunii la momentul încheierii contractului de înstrăinare. Necesitatea unui
comportament onest, loial, de bună-credinţă, la momentul încheierii contractului îi impune cedentului
îndatorirea de a face cunoscute cesionarului contractele de licenţă asupra mărcii aflate în vigoare la acel
moment.
iii)Aceleaşi soluţii sunt aplicabile mutatis mutandis şi în ipoteza în care terţul invocă un drept de
uzufruct, de ipotecă mobiliară sau un privilegiu asupra mărcii, 20 precum şi atunci când terţul a obţinut
acordul cedentului pentru înregistrarea unei mărci identice sau similare, conform art. 6 alin. (6) din lege.

B. Tulburări care nu determină angajarea răspunderii pentru evicţiune a cedentului:

i)Ulterior înscrierii cesiunii, terţul săvârşeşte acte de contrafacere sau de concurenţă neloială
(prin utilizarea fără drept a mărcii). Deoarece aceste acte ilicite nu reprezintă o tulburare de drept (în
sensul că nu au un temei juridic), ci o simplă tulburare de fapt, cedentul nu răspunde. Cesionarul însuşi,
în calitate de titular al dreptului la marcă, poate intenta acţiunea în contrafacere şi/sau acţiunea în
concurenţă neloială.
ii)Terţul înregistrează sau numai declanşează procedura de înregistrare a unei mărci identice sau
similare cu cea dobândită de cesionar. Nici în această ipoteză cedentul nu va răspunde. Cesionarul va
putea să facă opoziţie la înregistrarea mărcii, la OSIM, în temeiul art. 19-21, sau – dacă marca a fost
deja înregistrată – să introducă acţiune în anularea înregistrării mărcii, la Tribunalul Bucureşti, în
temeiul art. 47.
iii) În opinia noastră, nu reprezintă o evicţiune deţinerea, oferirea spre vânzare sau
comercializarea produselor care poartă marca ce a format obiectul contractului de cesiune, pentru
produsele care au fost puse în comerţ de însuşi titular (în speţă, cedentul) sau cu consimţământul
acestuia. Avem în vedere ipoteza în care, anterior încheierii contractului de cesiune, cedentul a
comercializat sau, după caz, a autorizat comercializarea către terţe persoane a unor produse pe care este
aplicată marca ulterior cedată. În acest caz, dreptul transmis nu poartă asupra produselor puse în comerţ
de către cedent sau cu acordul acestuia, întrucât în legătură cu aceste produse, dreptul exclusiv asupra
mărcii s-a epuizat (art. 38 alin. 1). Fiind o limită specială a dreptului la marcă, „epuizarea” este inerentă
dreptului exclusiv, indiferent în patrimoniul cui s-ar afla acesta. În consecinţă, cesionarul nu se va putea
opune comercializării produselor în legătură cu care dreptul la marcă a fost „epuizat” de către cedent.21

c) Obligaţia de garanţie pentru viciile juridice ale certificatului de înregistrare.

18
Spre exemplu, dacă folosirea timp de cinci ani a mărcii similare înregistrate este notorie, se poate
presupune că cesionarul a cunoscut această situaţie, astfel încât şi-a asumat riscul de a suporta concurenţa
titularului mărcii similare.
19
A se vedea C. Toader, Evicţiunea în contractele civile, Editura All, Bucureşti, 1997, p. 68.
20
În cazul dreptului de uzufruct, evicţiunea se produce prin exercitarea de către terţ a dreptului său. În
cazul ipotecii mobiliare şi a privilegiilor, evicţiunea se produce numai dacă debitorul principal (de regulă,
cedentul) nu-şi plăteşte datoria, iar creditorul procedează la realizarea creanţei asupra dreptului la marcă.
21
Totuşi, dacă anterior încheierii contractului, cedentul a comercializat el însuşi sau a autorizat
comercializarea unei mari cantităţi de produse pe care se aplică marca şi nu l-a informat pe cesionar în legătură cu
aceasta, atunci cesionarul va putea solicita anularea contractului de cesiune de marcă pentru dol prin reticenţă,
dacă dovedeşte întrunirea elementelor acestui viciu de consimţământ.
Apreciem că este recomandabil ca, la momentul încheierii contractului, cesionarul să solicite cedentului
prezentarea unei situaţii globale a comercializării produselor (ce poartă marca) în perioada imediat anterioară
încheierii contractului, inserând în contractul de cesiune şi sancţiunea aplicabilă în cazul în care această situaţie nu
corespunde realităţii. Practic, în acest caz, se va angaja răspunderea cedentului în temeiul obligaţiei de a garanta
contra evicţiunii.

8
 Cedentul are obligaţia de a-l garanta pe cesionar împotriva viciilor juridice ale certificatului de
înregistrare, adică împotriva acelor situaţii care duc la desfiinţarea certificatului de înregistrare. Avem în
vedere, în principal, următoarele situaţii:
i) Anularea înregistrării mărcii, cu consecinţa lipsirii de efecte a certificatului de înregistrare
prin radierea mărcii (art. 47 din Legea nr. 84/1998). Precizăm că anularea nu atrage răspunderea
cedentului pentru evicţiune decât dacă hotărârea prin care se constată anularea a rămas definitivă ulterior
încheierii contractului de cesiune. În cazul în care hotărârea de anulare a rămas definitivă anterior
încheierii contractului, acesta este lovit de nulitate absolută pentru lipsa obiectului. Dacă anularea a fost
numai parţială, atunci cesionarul poate solicita fie anularea contractului, fie menţinerea contractului cu o
reducere proporţională din preţ (art. 1.659 C. civ.).
ii) Ca urmare a admiterii unei acţiuni în contrafacere şi/sau în concurenţă neloială introdusă de
către un terţ, cesionarului îi este interzis să mai folosească, pe teritoriul României, marca ce a făcut
obiectul cesiunii. Prin efectul admiterii unor asemenea acţiuni, certificatul de înregistrare este complet
lipsit de eficienţă, iar cesionarul se vede pus în imposibilitatea de a mai exercita dreptul său exclusiv
asupra mărcii.
iii) Decăderea cesionarului din drepturile conferite de marcă dacă la data încheierii contractului
de cesiune erau îndeplinite condiţiile pentru a se constata decăderea sau dacă îndeplinirea lor era
iminentă. Avem în vedere următoarele ipoteze:
 Fără motive justificate, cedentul sau autorii săi nu au folosit efectiv marca pe teritoriul
României o perioadă neîntreruptă de 5 ani (art. 46 lit. a);
 Marca a devenit, ca urmare a acţiunii sau inacţiunii cedentului sau autorilor săi, uzuală în
comerţul cu produsul sau serviciul pentru care a fost înregistrată (art. 46 lit. b);
 Ca urmare a folosirii mărcii de către ori cu consimţământul cedentului sau de către ori cu
consimţământul autorilor acestuia, marca a devenit susceptibilă de a induce publicul în eroare
(art. 46 lit. c).
În aceste trei ipoteze, pentru angajarea răspunderii cedentului pentru evicţiune este absolut
necesar ca hotărârea prin care s-a pronunţat decăderea să fi rămas definitivă după încheierea contractului
de cesiune. Dacă hotărârea prin care s-a pronunţat decăderea a rămas definitivă înainte de a se fi încheiat
contractul de cesiune, atunci acest contract este nul absolut pentru lipsa obiectului. Dacă decăderea a
fost numai parţială, atunci cesionarul poate solicita fie anularea contractului, fie menţinerea contractului
cu o reducere proporţională din preţ (art. 1.659 C. civ.), ca şi în cazul anulării înregistrării mărcii.
Din cele ce preced, rezultă că, pe lângă unele ipoteze în care evicţiunea provine exclusiv din
fapta terţului, există şi situaţii când ea se datorează fie numai faptei personale a cedentului, fie atât faptei
personale a cedentului, cât şi faptei unui terţ. De asemenea, viciul juridic al certificatului de înregistrare
se poate datora exclusiv faptei personale a cedentului sau faptelor conjugate ale cedentului şi terţului.
În toate aceste situaţii, dat fiind faptul că evicţiunea se datorează faptei personale a cedentului
(în mod exclusiv sau combinată cu cea a terţului), o eventuală clauză contractuală prin care obligaţia de
garanţie a acestuia ar fi înlăturată sau micşorată este lovită de nulitate absolută (art. 1.699 C. civ).22

2.4.3. Obligaţiile cesionarului

a) Cesionarul este obligat sa plătească preţul cesiunii, care de obicei este stabilit printr-o sumă
globală. Teoretic, nu este însă exclus ca preţul să fie stabilit ca procent din beneficiile obţinute sub marca
cedată sau din produsele valorificate sub această marcă. 23 În acest caz, cesionarul are şi obligaţia de a
exploata marca cu diligenţa unui bun proprietar, de a nu renunţa la marcă şi de a se abţine de la orice
acţiune de natură a atrage decăderea din dreptul la marcă. Dacă procentul din încasări este stabilit pe o
perioadă care depăşeşte durata de valabilitate a certificatului de înregistrare, atunci cesionarul este
obligat să reînnoiască înregistrarea mărcii, conform art. 29-32, până la expirarea acestei perioade.
b) Cesionarul este, de asemenea, dator să suporte cheltuielile necesitate de încheierea contractului de
cesiune şi de îndeplinire a formalităţilor de înscriere a acestuia la OSIM.

22
Pentru dezvoltări privind modificările convenţionale ale garanţiei contra evicţiunii în materia
contractului de vânzare-cumpărare, a se vedea Fr. Deak, op. cit., p. 83-84; C. Toader, op. cit., p. 40-42.
23
Este de asemenea posibil ca preţul să fie stabilit sub forma unui procent din încasări, dar nu mai puţin
de o sumă globală minimă (de exemplu, potrivit convenţiei părţilor, cedentul urmează să primească 10% din
încasările cesionarului pentru o perioadă de 5 ani, dar nu mai puţin de 200.000 de lei anual).

9
 B. CONTRACTUL DE LICENŢĂ DE MARCĂ
1. Noţiune
Contractul de licenţă de marcă este convenţia prin care una dintre părţi (numită licenţiator sau
transmiţătorul licenţei) conferă celeilalte părţi (numită licenţiat sau beneficiarul licenţei) dreptul de
folosire temporară, totală sau parţială, a unei mărci.
Spre deosebire de contractul de cesiune (fie şi parţială sub aspect temporal), contractul de licenţă
nu transferă însuşi dreptul subiectiv de proprietate industrială asupra mărcii, ci atribuie beneficiarului un
simplu drept de folosinţă a mărcii, în limitele stabilite prin contract şi, aşa cum vom arăta în continuare,
sub un anumit control din partea titularului mărcii.
2. Clasificări
Licenţele de marcă pot fi clasificate în funcţie de mai multe criterii, şi anume: după tipul de
folosinţă autorizată beneficiarului, după gradul de complexitate al obiectului contractului, după
întinderea folosinţei autorizate, după întinderea folosinţei rezervate de către titularul mărcii, după scopul
urmărit de părţi şi, în fine, după importanţa conferită de contractanţi calităţilor personale ale
beneficiarului licenţei. Cele cinci clasificări pot fi combinate, întrucât ele pornesc de la criterii diferite.
În cele ce urmează vom analiza fiecare dintre aceste clasificări, precum şi importanţa lor juridică.
A. Din punctul de vedere al tipului de folosinţă autorizată beneficiarului, deosebim24:
i) Licenţa de exploatare, prin care beneficiarul este autorizat sa aplice marca pe propriile sale
produse25;
ii) Licenţa de folosire, prin care beneficiarul este autorizat sa aplice marca numai asupra
produselor primite de la licenţiator26 ;
iii) Licenţa de reclamă, prin care beneficiarul este autorizat să folosească marca numai în scop
promoţional.
În opinia noastră, licenţa de reclamă nu poate fi decât accesorie unei licenţe din primele două
tipuri mai sus-menţionate. Într-adevăr, este de neconceput un contract de licenţă de reclamă de sine
stătătoare.27

24
A se vedea, în acest sens, Y. Eminescu, Regimul juridic al mărcilor, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1996, p.
165-166.
25
În doctrină, s-a apreciat că licenţa de exploatare este acea formă de licenţă “prin care titularul mărcii
acordă unui terţ nu numai dreptul de a aplica marca transmisă, dar şi de a fabrica produsul, astfel încât acelaşi
semn ajunge să individualizeze două producţii de origine diferită, dar identice cât priveşte caracteristicile lor.” (Y.
Eminescu, eod loc.). Nu împărtăşim această opinie, deoarece prin licenţa de marcă nu se acordă dreptul de a
fabrica un anumit produs ca atare, ci doar dreptul de a aplica o anumită marcă pe un anumit produs. Dreptul de a
fabrica produsul se poate transmite eventual, printr-un contract de licenţă de brevet de invenţie, un contract de
licenţă de know-how etc. De exemplu, un producător (A) poate fabrica becuri, în exercitarea libertăţii comerţului,
cu autorizaţiile prevăzute de lege, fără a fi nevoit să ceară autorizarea unui alt producător de becuri (B), care nu
are în patrimoniul său vreun monopol asupra acestora. Dimpotrivă, dacă A doreşte să fabrice becuri sub o anumită
marcă, aparţinând lui B, atunci va fi nevoit să încheie cu acesta din urmă un contract de licenţă de marcă. Întrucât
se încheie doar un contract de licenţă de marcă, A dobândeşte de la B numai dreptul de a aplica marca pe becurile
sale, nu şi însuşi dreptul de a fabrica becuri. Ţinând seama de nevoia unor producători de prestigiu de a-şi proteja
drepturile de proprietate industrială (brevete, design, mărci, know-how etc), în practică acestea sunt transmise
deseori împreună în cadrul unor contracte complexe de transfer de tehnologie sau de franciză.
26
Exemplul clasic este acela în care producătorul-licenţiator livrează anumite produse în vrac, iar
distribuitorul-licenţiat este autorizat să ambaleze produsele sub marca producătorului.
27
În doctrină, se consideră că licenţa de reclamă constă în autorizarea folosirii, în scop comercial şi
publicitar, a unei denumiri care formează obiectul unui drept personal al altora şi se dă ca exemplu autorizarea de
a folosi numele sau pseudonimul unor vedete sau al unor personaje fictive popularizate prin literatură sau desen,
ca Mickey Mouse, James Bond etc. (Y. Eminescu, op. cit., p. 166). Chiar din exprimarea autoarei citate rezultă că
folosinţa mărcii nu poate fi niciodată autorizată în scop pur publicitar, ci numai dacă beneficiarului i se conferă şi
şi un drept de utilizare comercială – adică o licenţă de exploatare sau de folosire. Mai mult, atunci când contractul
priveşte folosirea unei denumiri ce formează obiectul unui drept personal al altuia, nu ne aflăm în prezenţa unei
licenţe de marcă deoarece aceasta are ca obiect transmiterea dreptului patrimonial de folosinţă a mărcii. În fine,
având în vedere cele ce precedă, exemplele invocate ne par inadecvate.

10
 B. Din punctul de vedere al întinderii folosinţei autorizate beneficiarului, licenţele pot fi totale
sau parţiale din punct de vedere teritorial, profesional şi temporal.
Astfel, potrivit art. 43 alin. 1 fraza I din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile
geografice, „Titularul mărcii poate, în baza unui contract de licenţă, să autorizeze terţii să folosească
marca pe întreg teritoriul României sau pe o parte a acestuia, pentru toate sau numai pentru o parte
dintre produsele ori serviciile pentru care marca a fost înregistrată.”
a) Licenţa totală din punct de vedere teritorial conferă beneficiarului dreptul de a folosi marca,
în modalitatea prevăzută în contract, pe întreg teritoriul pentru care este protejată marca. Dimpotrivă,
atunci când beneficiarului i se conferă dreptul de a folosi marca numai pentru o parte a acestui teritoriu,
licenţa este parţială din punct de vedere teritorial.
În legătură cu criteriul acestei clasificări, este necesară o precizare: Atunci când art. 43 alin. (1)
evocă licenţa totală ca fiind aceea „prin care terţii sunt autorizaţi să folosească marca pe întreg
teritoriul României”, legiuitorul are în vedere regula caracterului teritorial al dreptului de proprietate
industrială asupra mărcii.28 Dacă, prin excepţie de la această regulă, titularul mărcii a înregistrat-o
internaţional în mai multe ţări diferite ori în cazul unei mărci comunitare, caracterul total sau parţial din
punct de vedere teritorial al licenţei se apreciază în funcţie de ansamblul teritoriului pentru care este
înregistrată marca. Astfel, dacă prin contractul de licenţă beneficiarul a primit dreptul de a folosi licenţa
numai în unele dintre ţările în care marca se bucură de protecţie, inclusiv România, licenţa este parţială
din punct de vedere teritorial, deşi acoperă întreg teritoriul României.
Spre deosebire de cesiunea de marcă parţială din punct de vedere teritorial – care este interzisă
de legea română29 - licenţa parţială de marcă este expres autorizată de legiuitor. În materia cesiunii,
interdicţia se justifică din raţiuni de protecţie a concurenţei şi a liberei circulaţii a bunurilor, dar mai ales
pentru evitarea confuziei în rândurile consumatorilor.30 În această ultimă privinţă, cesiunile parţiale ar fi
dăunătoare deoarece cedentul nu are niciun mijloc de a menţine controlul asupra calităţii produselor
cesionarului, ulterior momentului încheierii contractului. Dimpotrivă, după cum vom arăta în continuare,
licenţiatorul menţine un control asupra calităţii produselor licenţiatului. Sunt astfel diminuate
consecinţele negative pe care contractul le-ar putea avea asupra consumatorilor. Faţă de aceştia, titularul
mărcii este şi rămâne garantul calităţii produselor sau a serviciilor.
b) Licenţa totală din punct de vedere profesional conferă beneficiarului dreptul de a folosi marca
pentru toate produsele şi/sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată. Licenţa parţială din punct
de vedere profesional acordă beneficiarului dreptul de a folosi marca numai pentru o parte dintre
produsele sau serviciile pentru care marca este înregistrată.
c) După cum rezultă din definiţia pe care am formulat-o, licenţa de marcă are caracter
esenţialmente temporar.
Definim ca licenţă totală din punct de vedere temporal contractul prin care dreptul de folosire a
mărcii este conferit beneficiarului pe toată durata de validitate a mărcii, potrivit certificatului de
înregistrare aflat în vigoare. Dimpotrivă, printr-un contract de licenţă parţială din punct de vedere
temporal, dreptul de folosire a mărcii se atribuie beneficiarului pentru a durată mai scurtă decât aceea a
protecţiei conferite prin certificatul de înregistrare a mărcii aflat în vigoare. 31 Prin urmare, atât licenţa
28
Potrivit art. 1, “Drepturile asupra mărcilor şi indicaţiilor geografice sunt recunoscute şi apărate pe
teritoriul României, în condiţiile prezentei legi.” (s.n.)
29
Potrivit art. 41 alin. 2 teza finală “cesiunea, chiar parţială, nu poate limita teritorial folosirea mărcii
pentru produsele sau serviciile la care se referă.”
30
Să presupunem că printr-o cesiune parţială din punct de vedere teritorial, cedentul A transmite dreptul
de folosire exclusivă a mărcii sale lui B pentru teritoriul Vechiului Regat, rezervându-şi acest drept pentru
teritoriul Ardealului, Banatului, Crişanei şi Maramureşului. În acest caz, A nu are nici un mijloc de a controla
calitatea produselor lui B, astfel încât va apărea pericolul ca acesta din urmă să aplice marca dobândită pe produse
de o calitate inferioară. Consumatorul din Transilvania, obişnuit ca mărcii să-i corespundă produsele calitativ
superioare realizate de A, va fi indus în eroare dacă, deplasându-se la Bucureşti, va cumpăra produse realizate de
către B, purtând aceeaşi marcă, dar având o calitate inferioară.
31
Principial, nu excludem posibilitatea ca, prin contractul de licenţă, beneficiarul să fi fost autorizat să
folosească marca pentru o perioadă mai lungă decât durata de valabilitate a certificatului de înregistrare. În acest
caz, contractul generează în sarcina titularului mărcii obligaţia de a depune cererea de reînnoire a înregistrării
mărcii în termenii şi în condiţiile prevăzute de lege (art. 29-32). Temeiul acestei obligaţii rezidă în art. 1.272 C.

11
totală din punct de vedere teritorial, cât şi licenţa parţială din punct de vedere teritorial sunt contracte de
licenţă pe durată determinată.
De obicei, la încheierea contractelor de licenţă, părţile menţionează produsele sau serviciile
pentru care s-a conferit dreptul de a folosi marca, precum şi limitele – temporale şi teritoriale – ale
acelui drept. Dacă nu există astfel de prevederi, atunci se consideră că licenţa este totală din punct de
vedere profesional, temporal sau, după caz, teritorial, deoarece limitările drepturilor conferite trebuie
să fie prevăzute în mod expres.
În aplicarea acestei reguli, considerăm că, dacă prin contractul de licenţă de marcă nu s-a
prevăzut niciun termen, atunci contractul nu va fi considerat încheiat pe termen nedeterminat, ci pe tot
pe termen determinat, folosinţa considerându-se acordată până la expirarea valabilităţii certificatului de
înregistrare în vigoare. Această excepţie de la dreptul comun se justifică prin caracterul temporar al
obiectului derivat al contractului – dreptul de proprietate industrială asupra mărcii, presupus cunoscut şi
luat în considerare de părţi la încheierea contractului de licenţă.
C. Din punctul de vedere al întinderii folosinţei pe care şi-o rezervă licenţiatorul, distingem:
i) Licenţa simplă (neexclusivă), prin care licenţiatorul păstrează dreptul de a folosi el însuşi
marca şi de a autoriza şi alte licenţe. În lipsa unei prevederi exprese în contract, se prezumă licenţa
simplă.
ii) Licenţa exclusivă, prin care licenţiatorul se angajează să nu încheie şi alte licenţe asupra
aceleiaşi mărci, pentru produsele şi pentru teritoriul pentru care s-a încheiat licenţa exclusivă.
Licenţa exclusivă atenuată este o variantă a licenţei exclusive prin care licenţiatorul îşi rezervă
dreptul ca, pe perioada derulării contractului, să folosească şi el însuşi, alături de licenţiatul exclusiv,
marca pentru produsele şi pentru teritoriul la care se referă licenţa exclusivă.
Licenţa exclusivă absolută este o variantă a licenţei exclusive prin care licenţiatorul se angajează
ca, pe perioada derulării contractului, să nu mai folosească nici măcar el însuşi marca pentru produsele şi
pentru teritoriul la care se referă licenţa exclusivă.
Deoarece renunţările la drepturi nu se prezumă, caracterul absolut al licenţei exclusive trebuie
prevăzut expres.
Contractul de licenţă exclusivă absolută nu trebuie confundat cu contractul de cesiune. După
cum am arătat, contractul de cesiune transmite însuşi dreptul de proprietate industrială stricto sensu, pe
când contractul de licenţă conferă numai un drept de folosinţă temporară asupra mărcii. Această
distincţie pare mai greu de sesizat în cazul contractului de cesiune exclusivă absolută prin care singura
persoană îndreptăţită să folosească marca este beneficiarul licenţei pe când licenţiatorul pierde acest
drept, întocmai ca şi cedentul.
Totuşi, între cesiune şi licenţa exclusivă absolută subzistă anumite diferenţe notabile. Astfel,
numai licenţiatorul, iar nu şi cedentul, păstrează prerogativa dispoziţiei juridice (jus abutendi) asupra
dreptului de proprietate industrială (şi este, desigur, titularul dreptului de creanţă privind redevenţele
licenţei exclusive absolute). Apoi, prin intermediul contractului de licenţă exclusivă absolută,
licenţiatorul păstrează un anumit control asupra calităţii produselor licenţiatului, pe când cedentul nu
exercită niciodată un astfel de control asupra produselor cesionarului. De asemenea, cedentul poate
introduce, fără restricţii, acţiunea în contrafacere pentru actele de încălcare a dreptului de folosire
exclusivă a mărcii săvârşite de terţi după transferul acestui drept. Dimpotrivă, beneficiarul licenţei
exclusive absolute poate introduce acţiunea în contrafacere numai dacă, după ce a notificat titularului
mărcii actele de contrafacere de care a luat cunoştinţă, acesta nu a acţionat în termenul solicitat de
licenţiat. În fine, licenţa, chiar şi exclusivă absolută, păstrează un caracter esenţialmente temporar, pe
când cesiunea produce, de regulă, efecte nelimitate în timp.

civ. potrivit căruia convenţiile “obligă nu numai la ceea ce este expres stipulate, dar şi la toate urmările pe
care ... legea…le [dă] contractului, după natura lui.” (se vedea, în acelaşi sens, V. Roş, O. Spineanu –Matei, D.
Bogdan, Mărcile şi indicaţiile geografice, Ed. All Beck, Bucureşti, 2003, p. 379). În ipoteza analizată, prin acelaşi
contract se acordă o licenţă totală din punct de vedere temporal pentru certificatul de înregistrare aflat în vigoare
şi o licenţă parţială din punct de vedere temporal pentru certificatul de înregistrare care va fi eliberat în urma
reînnoirii înregistrării mărcii. Desigur, dacă titularul nu depune în condiţiile legii cererea pentru reînnoirea
înregistrării mărcii, se va angaja răspunderea sa contractuală.

12
 D. Din punctul de vedere al scopului urmărit de părţi la încheierea contractului, licenţa poate fi
cu titlu oneros, caz in care îi va fi aplicabil regimul juridic al contractului de locaţiune, sau cu titlu
gratuit, ipoteză supusă reglementării aplicabile contractului de comodat. Licenţa cu titlu oneros este un
contract consensual, sinalagmatic, comutativ şi cu executare succesivă.
E. După importanţa conferită de contractanţi calităţilor personale ale beneficiarului, licenţa poate
avea sau nu caracter personal (intuitu personae). În aplicarea art. 1.805 teza finală C.civ., contractul de
licenţă are, de regulă, caracter personal, astfel încât sublicenţierea ori cesiunea contractului de licenţă nu
este permisă decât cu acordul expres al licenţiatorului exprimat în formă scrisă.
3. Condiţii de validitate
3.1. Capacitatea
Un contract de licenţă poate fi un act de conservare, de administrare sau de dispoziţie, după caz.
i) Contractul de licenţă reprezintă un act de conservare atunci când prin încheierea sa se
urmăreşte să se prevină pierderea dreptului asupra mărcii. Spre exemplu, în cazul unei mărci aflate în
cotitularitate, dacă nici unul dintre cotitularii dreptului asupra mărcii nu exploatează marca în propria sa
întreprindere, oricare dintre ei poate încheia un contract de licenţă neexclusivă cu un terţ pentru ca
acesta să poată exploata marca, evitându-se astfel riscul de decădere din dreptul la marcă pentru lipsa
folosirii efective a mărcii, în condiţiile art. 46 alin. 1 lit. a).
ii) Contractul de licenţă reprezintă un act de administrare atunci când el este încheiat în vederea
unei normale folosiri a dreptului la marcă. Este cazul licenţelor neexclusive. Desigur că, în cazul
cotitularităţii, dacă un astfel de contract de licenţă se încheie în frauda intereselor cotitularilor care nu
au participat la încheierea lui, conivenţa frauduloasă între cotitularul licenţiator şi beneficiarul licenţei
va fi sancţionată prin inopozabilitatea contractului faţă de cotitularii fraudaţi.
iii) Contractul de licenţă reprezintă un act de dispoziţie în cazul licenţelor exclusive. În urma
încheierii unui asemenea contract, titularul (sau, după caz cotitularii) dreptului la marcă renunţă la
dreptul de a încheia ulterior alte contracte de licenţă pentru perioada şi produsele în legătură cu care a
fost concedată licenţa exclusivă. Prin urmare, în cazul cotitularităţii mărcii, încheierea unui contract de
licenţă exclusivă de către unul dintre cotitulari, i-ar pune şi pe ceilalţi cotitulari în imposibilitatea de a
încheia alte contracte de licenţă, aducând astfel atingere exercitării de către aceştia a drepturilor lor. De
aceea, contractul de licenţă exclusivă nu poate fi analizat ca act de administrare, ci numai ca act de
dispoziţie.32

3.2. Condiţii de formă

Legea nu prevede condiţii speciale de formă cu privire la validitatea contractului de licenţă.
Cu alte cuvinte, contractul este perfect valabil încheiat prin simplul acord de voinţă al părţilor. Ad
probationem manifestarea de voinţă a părţilor trebuie să îmbrace forma scrisă.
Există în schimb anumite formalităţi de publicitate care condiţionează opozabilitatea faţă de terţi
a contractului de licenţă. Astfel, potrivit art. 43 alin. 4 din lege, «Licenţele se înscriu în Registrul
Naţional al Mărcilor şi se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială. Licenţa este
opozabilă terţilor de la data înscrierii acesteia.»
De la data înscrierii, licenţa devine opozabilă terţilor. Ca şi în cazul cesiunii, terţii sunt cesionarii
subsecvenţi, precum şi deţinătorii unei licenţe asupra mărcii transmise, nu însă şi autorii oricăror acte
de contrafacere. Potrivit art. 44 alin. (4) şi (5) din lege: „(4) Lipsa înscrierii unei licenţe la OSIM nu
afectează: a) valabilitatea înregistrării mărcii care face obiect al licenţei ori cu privire la protecţia
licenţei mărcii;b) intervenţia într-o acţiune în contrafacere angajată de titular ori obţinerea, în
cadrul acestei proceduri, de daune-interese, ca urmare a contrafacerii unei mărci care face obiect al
licenţei.(5) Înscrierea licenţei nu este o condiţie pentru ca folosirea unei mărci de beneficiarul
32
În consecinţă, în cazul în care licenţiator într-un contract de licenţă exclusivă a fost un titular aparent al
mărcii, atunci clauza de exclusivitate va deveni ineficientă în urma desfacerii titlului licenţiatorului, contractul de
licenţă producând în continuare efectele unei licenţe neexclusive. Licenţiatul va avea dreptul să solicite o reducere
a redevenţei cuvenite licenţiatorului sau chiar desfiinţarea contractului de licenţă dacă va demonstra că, în lipsa
clauzei de exclusivitate, nu ar fi încheiat contractul.

13
licenţei să poată fi considerată echivalentul unui act de utilizare de către titular, în cadrul
procedurilor referitoare la dobândirea, menţinerea validităţii ori la apărarea drepturilor cu privire la
acea marcă”
Spre exemplu, dobândirii mărcii pe baza distinctivităţii dobândite, solicitantul se poate prevala de
utilizarea mărcii autorizată unui terţ chiar dacă acordul său pentru această utilizare nu a făcut şi nici
nu putea face obiectul vreunei înscrieri. De asemenea folosirea mărcii autorizată de titular prin
intermediul unui contract de licenţă neînscris va putea fi opusă reclamantului într-o acţiune în
decădere în vedere respingerii acesteia. Tot astfel, într-o acţiune în anularea unei mărci similare
ulterioare, titularului nu i se vor putea opune prevederile art. 47 alin. (4) din lege, în cazul în care
marca sa a fost îndeajuns folosită de către un terţ pe baza unei licenţe neînscrise în BOPI.

4. Efecte. Ceea ce este definitoriu pentru licenţa de marcă este faptul că acest contract conferă
beneficiarului dreptul de a folosi marca în limite determinate prin contract şi sub controlul titularului
mărcii. De aceea, în cazul cel mai frecvent, în care licenţa este cu titlu oneros, pe lângă prevederile
speciale referitoare la contractul de licenţă de marcă şi în măsura în care nu contravin acestor
prevederi, vor fi aplicabile regulile generale prevăzute de Codul civil în materia contractului de
locaţiune.
Contractul de licenţă nu transfera însuşi dreptul de proprietate industrială, ca drept real ce
poarta asupra unui bun incorporal. De aceea, de regulă, «dacă în contractul de licenţă nu este stipulat
altfel, licenţiatul nu poate introduce în justiţie o acţiune în contrafacere fără consimţământul
titularului mărcii.» Prin excepţie, «Titularul unei licenţe exclusive poate introduce o acţiune în
contrafacere, dacă după ce a notificat titularului mărcii actele de contrafacere de care a luat
cunoştinţă, acesta nu a acţionat în termenul solicitat de licenţiat.» În toate cazurile, «Când o acţiune
în contrafacere a fost pornită de către titular, oricare dintre licenţiaţi poate să intervină în proces,
solicitând repararea prejudiciului cauzat prin contrafacerea mărcii.» (art. 44 alin. (1) – (3) din lege).
4.1. Obligaţiile licenţiatorului. - Dreptul conferit prin contractul de licenţă este dreptul de
folosinţă temporară a mărcii, ca drept de creanţă corelativ obligaţiei licenţiatorului de a asigura
folosinţa mărcii. Din aceasta obligaţie decurge îndatorirea licenţiatorului de a-l garanta pe licenţiat
contra evicţiunii decurgând din fapta proprie, contra tulburărilor provenind din fapta terţilor şi contra
viciilor juridice ale certificatului de înregistrare.
Garanţia împotriva evicţiunii decurgând din fapta proprie se manifestă în reglementarea
specială a renunţării la marcă în cazul în care aceasta face obiectul unui contract de licenţă (art. 45
alin. ultim) Desigur că, deoarece renunţarea la marca antrenează imposibilitatea pentru licenţiat de a
folosi marca potrivit contractului, licenţiatul se poate întoarce împotriva licenţiatorului pe baza
obligaţiei acestuia de a-l garanta împotriva evicţiunii decurgând din fapta proprie. Aceeaşi soluţie se
aplică şi în cazul în care dreptul la marcă încetează prin decădere (daca licenţa nu este exclusivă
absolută) sau, în cazul licenţei cu termen care depăşeşte durata de valabilitate a certificatului de
înregistrare, pentru ca licenţiatorul nu a efectuat formalităţile necesare pentru reînnoirea înregistrării
mărcii.
Cât priveşte evicţiunea provenind din fapta terţilor, spre deosebire de dreptul comun,
deoarece acţiunile posesorii ar fi ineficiente, iar beneficiarul unei licenţe neexclusive nu poate
introduce acţiunea in contrafacere, el poate pretinde despăgubiri de la titular daca a suferit prejudicii
în urma actelor de contrafacere (tulburări de fapt) săvârşite de un terţ împotriva căruia titularul s-a
abţinut să acţioneze.
Cat priveşte garanţia contra viciilor juridice ale certificatului de înregistrare, atât în ipoteza
anulării certificatului de înregistrare, cât şi în aceea a decăderii titularului din drepturile conferite de
marcă, contractul de licenţă de marcă va înceta prin desfiinţarea titlului licenţiatorului. Acesta din
urmă va putea fi chemat în judecată de licenţiat spre a fi obligat să răspundă pentru viciile juridice ale
certificatului de înregistrare.
4.2. Obligaţiile licenţiatului. - Principala obligaţie a licenţiatului este aceea de plată a
redevenţelor. Acestea sunt stabilite în funcţie de durata contractului de licenţă (la fel ca în cazul
contractului de locaţiune), indiferent dacă plata se face dintr-o dată (chiar şi anticipat) sau în rate

14
periodice şi indiferent dacă a fost stabilită într-o sumă fixă sau proporţional cu veniturile rezultând
pentru licenţiat din comercializarea produselor sau serviciilor pe care se aplică marca.
Potrivit art. 43 alin. (3) din lege, „Pe durata contractului de licenţă de marcă, licenţiatul este
obligat:a) să folosească, pentru produsele cărora li se aplică marca, numai marca ce face obiectul
contractului de licenţă, având totuşi libertatea de a aplica pe aceste produse semne indicând că el
este fabricantul acestora;b) să pună menţiunea sub licenţă alături de marca aplicată pe produsele ce
fac obiectul acesteia, conform contractului.”
Corespunzător obligaţiei de a exploata obiectul licenţei cu diligenţa unui bun proprietar,
beneficiarul unei licenţe exclusive absolute este obligat a folosească efectiv marca, pentru produsele
şi serviciile pentru care i-a fost licenţiată. Această obligaţie există pentru beneficiarul oricărui tip de
licenţă dacă remuneraţia titularului mărcii a fost stabilită în funcţie de cantitatea de produse sau
servicii cărora le este aplicată marca.
De asemenea, ca manifestare a obligaţiei de a exploata marca uzând de diligenţa unui bun
proprietar, beneficiarul oricărui tip de licenţă are următoarele obligaţii: i) să nu determine, prin
acţiunea ori inacţiunea sa, degenerarea mărcii; ii) să nu determine, prin acţiunea sau inacţiunea sa,
transformarea mărcii într-o marcă deceptivă.
Legat de aceasta ultimă obligaţie, beneficiarul licenţei are obligaţia de a menţine calitatea
produselor şi serviciilor cărora le aplică marca la nivelul prevăzut în contract ori, dacă în contract nu
exista dispoziţii exprese în aceasta privinţă, la nivelul la care se situa această calitate în momentul
încheierii contractului de licenţă. Licenţiatorul este în drept să controleze executarea acestei obligaţii
pe parcursul derulării contractului.
În exercitarea folosinţei mărcii potrivit destinaţiei date de către titularul mărcii, beneficiarul
nu poate folosi marca decât pentru produsele sau serviciile pentru care marca i-a fost licenţiată, în
limitele teritoriului pentru care licenţa a fost acordată şi cu obligaţia de a păstra nealterat aspectul
mărcii.
În fine, ca manifestare a obligaţiei de restituire a bunului din cadrul contractului de locaţiune,
beneficiarul licenţei este obligat să înceteze exploatarea mărcii la momentul încetării contractului de
licenţă.
Aceste ultime trei obligaţii sunt prevăzute implicit de art.43 alin. 2 din lege: „Titularul mărcii
poate invoca drepturile conferite de marcă împotriva licenţiatului care a încălcat clauzele
contractului de licenţă, în ceea ce priveşte durata folosirii, aspectul mărcii şi natura produselor sau
a serviciilor pentru care licenţa a fost acordată, teritoriul pe care marca poate fi folosită, calitatea
produselor fabricate sau a serviciilor furnizate de licenţiat sub marca pentru care s-a acordat
licenţa.”
5. Încetarea contractului. În lipsa prevederilor speciale, se vor aplica prevederile Codului
civil referitoare la contractul de locaţiune (art. 1.816-1.820 C. civ.)
Prin urmare, ca orice contract, şi contractul de licenţă de marcă poate înceta prin convenţia
părţilor, potrivit art. 1270 alin. 2 C.civ.
De asemenea, licenţa poate înceta şi ca urmare a constatării nulităţii ori a dispunerii anulării
contractului.
Contractul de licenţă poate înceta prin expirarea termenului pentru care licenţa fost acordată
şi poate fi prelungită prin tacita relocaţiune, dacă beneficiarul continuă folosirea mărcii, îşi execută
obligaţiile contractuale, iar titularul mărcii nu se opune.
Tot astfel, contractul poate înceta prin reziliere, în cazul unei neexecutări grave şi culpabile a
uneia dintre obligaţiile asumate.
În cazul stingerii drepturilor asupra mărcii (prin expirarea duratei de protecţie, decădere,
anulare sau renunţare) contractul poate înceta prin imposibilitatea folosirii bunului. Dacă lucrul a
pierit parţial (spre exemplu, prin desfiinţarea înregistrării pentru o parte din produsele pentru care
marca fost dată în licenţă), beneficiarul poate cere fie o scădere a preţului, fie încetarea contractului,
aceasta din urmă numai dacă partea de folosinţă de care este lipsit beneficiarul era atât de însemnată
încât se poate prezuma că fără aceasta parte nu ar fi consimţit la încheierea contractului. Dacă una

15
 dintre parţi este culpabilă pentru cauza de încetare, ea poate fi obligată să plătească despăgubiri
pentru prejudiciul cauzat celeilalte părţi.
În cazul desfiinţării titlului licenţiatorului (spre exemplu, prin anularea ori rezoluţiunea
contractului prin care a dobândit marca ori prin desfiinţarea calităţii sale de moştenitor aparent al
titularului ca urmare a admiterii unei petiţii de ereditate, a constatării ori declarării judiciare a
nedemnităţii), contractul de licenţă încetează de drept în temeiul art. 1.819 C. civ., cu excepţia cazului
în care licenţiatul a ignorat fără culpă cauza desfiinţării, ipoteză în care contractul continuă şi este
opozabil pentru cel mult un an adevăratului titular care se substituie în drepturile şi obligaţiile
licenţiatorului
Contractul de licenţă încheiat pe termen nedeterminat încetează prin denunţare unilaterală, cu
respectarea termenului de preaviz stabilit potrivit obiceiului locului în cazul unor contracte de licenţă
de marcă.
În fine, în cazul în care licenţiatul persoană fizică decedează în cursul contractului de licenţă,
moştenitorii săi pot denunţa contractul în termen de 60 de zile de la data la care au luat cunoştinţă de
moartea licenţiatului şi existenţa contractului de licenţă.

VIII. ÎNCETAREA DREPTURILOR ASUPRA MĂRCILOR

Enumerare:
A. Expirarea termenului de valabilitate a certificatului de înregistrare
B. Renunţarea la marcă
C. Decăderea
D. Anularea înregistrării mărcii

A. EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE A CERTIFICATULUI DE

ÎNREGISTRARE

Potrivit art. 30 alin 1 şi 2 „ (1) Înregistrarea mărcii produce efecte cu începere de la data
depozitului reglementar al mărcii, pentru o perioadă de 10 ani. (2) La cererea titularului, înregistrarea
mărcii poate fi reînnoită la împlinirea fiecărui termen de 10 ani, cu plata taxei prevăzute de lege”.
În ipoteza în care titularul mărcii nu îndeplineşte procedura de reînnoire a înregistrării mărcii,
dreptul exclusiv de exploatare asupra mărcii se stinge, iar OSIM înscrie în Registrul mărcilor menţiunea
că înregistrarea acestei mărci a rămas fără efect de la data expirării ultimei perioade de protecţie de 10
ani.
Expirarea produce efecte numai pentru viitor, nu şi pentru trecut.
De regulă, titularul mărcii depune la OSIM cerere de reînnoire a înregistrării mărcii, cu plata
taxei prevăzute de lege. În prezent, potrivit O.G. nr.41/1998, taxa care se plăteşte pentru reînnoirea unei
mărci individuale, pentru o clasă de produse sau servicii, este de 432 de lei, pentru fiecare clasă
suplimentară de produse şi/sau servicii se plătesc 180 de lei şi suplimentar pentru un element figurativ
sau o marcă verbală cu o grafică specială se mai plătesc 108 lei.

B. RENUNŢAREA LA MARCĂ - reglementată de art. 45 din lege şi de art. 38 din Regulament.

Renunţarea poate fi totală (pentru toate produsele şi/sau serviciile pentru care marca a fost
înregistrată) ori parţială (pentru o parte din aceste produse şi/sau servicii). Renunţarea produce efecte
doar pentru viitor, determinând încetarea totală sau parţială a dreptului exclusiv de exploatare.
Renunţarea este un act unilateral de voinţă, deci irevocabil (poate fi anulată doar dacă se
dovedeşte existenţa viciilor de consimţământ la momentul renunţării). Potrivit art. 45 alin. (2) renunţarea
la marcă se declară în scris la OSIM de către titularul mărcii sau de către persoana împuternicită de
acesta, iar drepturile asupra mărcii se sting, cu privire la produsele şi serviciile la care marca se referă, la
data înscrierii renunţării în Registrul mărcilor. Persoana împuternicită trebuie să facă declaraţia de
renunţare în baza unei procuri speciale dată de titularul dreptului.
Observăm că declaraţia titularului /reprezentantului trebuie dată în faţă OSIM (fiind un act sub
semnătură privată). Deşi nu se prevede în mod expres, cu atât mai mult o declaraţie dată în faţă notarului
ar putea fi admisă de OSIM.

16
 În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile renunţării, OSIM acordă persoanei care solicită
înscrierea renunţării la marcă un termen de 3 luni pentru remedierea acestor lipsuri. Dacă lipsurile nu
sunt remediate în termenul acordat, OSIM decide respingerea înscrierii renunţării la marcă în Registrul
mărcilor. Dacă condiţiile sunt îndeplinite, OSIM decide admiterea renunţării emiţând o hotărâre în acest
sens ce se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.
Potrivit dispoziţiilor art. 38 alin. (5) din Regulament, renunţarea la marcă produce efecte numai
de la data înscrierii în Registrul mărcilor.
Situaţii speciale:
a) Situaţia în care marca la care se renunţă a făcut obiectul unui contract de licenţă (art. 45 alin. 3
din lege şi art. 38 (2) din Regulament). În această ipoteză renunţarea la marcă va fi înscrisă în Registrul
Mărcilor numai dacă titularul mărcii probează că a notificat licenţiatului despre intenţia sa de a renunţa
la marcă.
Regulamentul distinge două ipoteze:
a1) Titularul prezintă la OSIM dovezi privind acordul licenţiatului, caz în care renunţarea va fi de
îndată înregistrată;
a2) Titularul prezintă la OSIM un document din care rezultă ca titularul l-a notificat pe licenţiat
despre intenţia sa de renunţare, ipoteză în care renunţarea va fi înscrisă numai după un termen de 3 luni
de la data prezentării respectivului document.
În ambele ipoteze, dacă titularul nu face dovada informării licenţiatului, OSIM îi poate acorda un
termen de 3 luni pentru remedierea acestor lipsuri; dacă lipsurile nu sunt remediate în termenul acordat,
OSIM decide respingerea înscrierii renunţării la marcă.
b) Situaţia în care marca face obiectul unui gaj sau pentru acea marcă au fost instituite măsuri de
executare silită ori alte drepturi reale stabilite de lege, care sunt în vigoare (art. 38 alin. 3 şi 4 din
Regulament).
În această situaţie, se prevede că declaraţia de renunţare va fi respinsă de către OSIM, renunţarea
nefiind înscrisă în Registrul mărcilor.
Nu se reglementează situaţia în care declaraţia de renunţare la marcă ar fi însoţită de dovezi
privind acordul titularului dreptului real cu privire la renunţarea la marcă.

17