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ILMO. SR. PRESIDENTE DO INPI

REQUERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE
PROCESSO DE NULIDADE
ADMINISTRATIVA

REQUERENTE:
A NORDESTINA - TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito
privado, CNPJ n. 08.729.484/0001-16

MARCA A SER DECLARADA NULA:

HANORDESTINA, Processo n 902.662.520, publicada na RPI n. 2060, de
29/06/2010, com Registro concedido através da RPI n. 2202, publicada em
19/03/2013.

A REQUERENTE, por seu advogado legalmente constituído nos termos da anexa

procuração (DOC. 1), vem apresentar seu REQUERIMENTO DE INSTAURAÇÃO
DE PROCESSO DE NULIDADE ADMINISTRATIVA, nos moldes dos artigos 169 e
124, incisos V, X, XIX e XXIII, pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos:

1 – DA REPRODUÇÃO DA MARCA DA REQUERENTE

O colendo INPI deferiu e concedeu o registro da seguinte marca:

Número Prioridade Marca Situação Titular Classe

MARIA MARGARIDA PONTES NCL(9)
902662520 02/06/2010 HANORDESTINA Registro
DOS SANTOS ME 25
 2

Acontece que a marca equivocadamente deferida é uma imitação da marca da

REQUERENTE, que provará que possui a ANTERIORIDADE ou PRECEDÊNCIA
DE USO:

Número Prioridade Marca Situação Titular Classe

A NORDESTINA - TECIDOS E NCL(10)
904439720 10/01/2012 A NORDESTINA Ped.Com.
CONFECÇÕES LTDA 35

A marca impugnada, se comparada com a marca da requerente, está infringindo

os seguintes dispositivos:

Art. 124 - Não são registráveis como marca:

V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de

estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão
ou associação com estes sinais distintivos;

X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza,

qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina;

Os elementos nominativos das marcas são inteiramente CONFUNDÍVEIS:

HANORDESTINA
A NORDESTINA
O H de acréscimo na marca indevidamente deferida é malicioso, pois o H no
nosso idioma é mudo, não se pronuncia. Ademais, o artigo A junto ou separado da
expressão NORDESTINA não tem capacidade de diferenciar a marca.

É de sapiência unânime que a IMITAÇÃO ou REPRODUÇÃO só acontece dentro

da mesma classe ou de classes similares, que possam induzir o consumidor a
erro.

Tanto é assim, que no item 3.7.7 das DIRETRIZES DE ANÁLISE DE MARCAS

está consignado o seguinte:

“3.7.7 MARCA REGISTRADA DE TERCEIRO

Dispõe o art. 124, inciso XIX, da LPI, que não é
registrável como marca:
Reprodução ou imitação, no todo ou em parte,
ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada,
para distinguir ou certificar produto ou serviços
idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar
confusão ou associação com marca alheia.
Para os fins desta regra legal, considera-se:
 3

1) Imitação – a semelhança gráfica, fonética e

visual em relação a uma marca anterior de terceiro,
suscetível de causar confusão ou associação com
aquela marca alheia, seja quanto ao próprio produto
ou serviço, seja com relação à sua origem ou
procedência.”

Destaque-se a inteligência pretoriana:

Processo
RESP 198609 / ES ; RECURSO ESPECIAL
1998/0093129-5
Relator(a)
Ministro BARROS MONTEIRO (1089)
Órgão Julgador
T4 - QUARTA TURMA
Data do Julgamento
11/05/2004
Data da Publicação/Fonte
DJ 30.08.2004 p.00288
Ementa
NOME. REGISTRO DA EXPRESSÃO “CULTURA INGLESA”. PALAVRA COMUM.
“CULTURA”. SUA UTILIZAÇÃO PELA RÉ EM SEU NOME DE FANTASIA.
INADMISSIBILIDADE.
- Registrada a marca, não pode outra empresa industrial, comercial
ou de serviços utilizá-la, ainda que parcialmente, na composição de
seu nome comercial, em havendo similitude de atividades. Precedentes
da Quarta Turma. Recurso especial conhecido e provido.

Eis que:

O mesmo sinal marcário pode ser utilizado em outro

produto ou serviço, desde que seja em ramo comercial
diferente. Mas, para tanto, deve-se analisar se pode ou não
haver possibilidade confusão, com uma origem comum.1

Neste caso, o ramo comercial é idêntico, daí dever ser revisto o deferimento da
marca ora impugnada.

A atividade principal da REQUERENTE e da marca impugnada são os mesmos:

ATIVIDADE DA REQUERENTE: ATIVIDADE DA MARCA IMPUGNADA:

NCL (10) 35 NCL (9) 25
comércio (através de qualquer meio) de sandálias; sapatos (gáspeas para
artigos de cama, mesa e banho; comércio -);sapatos de futebol; sapatos
(através de qualquer meio) de artigos do (antiderrapantes para -);solas para
vestuário; comércio (através de qualquer calçados; sapatos (ferragens para
meio) de produtos têxteis; comércio -);palmilhas; calçadosbanho (chinelos de
1
OLIVEIRA, Adriana Tolfo de. Regime Jurídico Internacional e Brasileiro das Marcas. Porto Alegre:
Síntese, 2003. p. 108.
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(através de qualquer meio) de roupas; -);calçados em geralcalçado para uso

comércio (através de qualquer meio) de profissional; banho (sandálias de
sapatos; comércio (através de qualquer -);chinelos [pantufas]
meio) de tecidos;

Uma empresa comercializa SAPATOS e outra fabrica o mesmo produto SAPATOS,

o que irá gerar confusão no consumidor.

O sistema jurídico de marcas impõe o princípio da especificidade e da novidade,

significando dizer que a marca deve ser nova especificamente no seu ramo. Ora, a
marca a IMPUGNADA deve ser declarada nula, pois não possui tais atributos, vez
que é uma imitação, não trazendo, assim, nenhuma novidade em seu ramo de
negócio.

A imitação, pois, para o bom observador, está clarividente. Trata-se de marcas

IDÊNTICAS para um mesmo ramo de negócio.

Veja-se outro princípio imposto pelo STJ:

Processo
RESP 510885 / GO ; RECURSO ESPECIAL
2003/0035347-0
Relator(a)
Ministro CESAR ASFOR ROCHA (1098)
Órgão Julgador
T4 - QUARTA TURMA
Data do Julgamento
09/09/2003
Data da Publicação/Fonte
DJ 17.11.2003 p.00336
RSTJ VOL.:00175 p.00453
Ementa
COMERCIAL E CIVIL. DIREITO MARCÁRIO. USO INDEVIDO DE MARCA
CARACTERIZADA. ABSTENÇÃO. INDENIZAÇÃO.
A violação marcária se dá quando a imitação reflete na formação
cognitiva do consumidor que é induzido, por erronia, a perceber
identidade nos dois produtos de fabricações diferentes.
O uso indevido de marca alheia sempre se presume prejudicial a quem
a lei confere a titularidade.
Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

A conclusão que se pode haurir do exposto é a de que a violação marcária causa

prejuízo ao consumidor e ao titular que durante anos e anos trabalhou e investiu
na divulgação de seu nome até angariar uma clientela confiante que pode vir a ser
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desviada por quem imita sua marca. Outra alternativa não resta ao DOUTO
JULGADOR, a não ser tornar NULO o registro da marca da inquinada de vícios.

Tudo isso em virtude da imitação que é repudiada pela doutrina pátria:

“Quanto à proibição de reprodução ou imitação de marca

alheia registrada, cabe distinguir que pode ser total ou parcial:
total, quando é a cópia fiel da marca anteriormente registrada;
parcial, quando se retira parte da marca já registrada; e, por
fim, reprodução com algum acréscimo. Já a imitação consiste
no artifício empregado na composição de uma marca com a
finalidade de iludir o consumidor” 2.

Ocorre que a marca inquinada de vícios utilizou o artifício sutil de acrescentar–

para mascarar a imitação, a letra H, que só forma um fonema A, que é incapaz de
diferenciar as marcas, que permanecem com a mesma fonética e o mesmo
significado. Assim é que HANORDESTINA imita NORDESTINA, que usa a
expressão como nome de empresa e título de estabelecimento há longos anos.

Acerca disso, observe-se o posicionamento de Tinoco Soares:

“A imitação provoca a confusão entre os produtos ou os serviços,

mediante o emprego de elementos parecidos e dispostos de forma
análoga. Realiza-se pela adoção de nomes, letras, tipos de letras,
emblemas, símbolos e quaisquer outros sinais distintivos e bem assim
das respectivas cores que na marca original, formam o seu conjunto.
Embora possam ter as marcas algumas dessemelhanças, no conjunto,
as duas se assemelham sobremaneira e se confundem” 3.

O problema é que para a doutrina e jurisprudência a imitação é mais grave e

danosa do que a reprodução, vez que nesta verifica-se de logo, pois as marcas
são idênticas. Todavia, na imitação há sempre uma pequena diferença a fim de
ludibriar os consumidores de forma subliminar e também o julgador.

A par disso, o já citado Doutrinador se insurge de forma até muito contundente ao

afirmar o seguinte:

“O imitador é ao mesmo tempo hábil e astuto, dissimulador e farsante. Hábil

porque elabora a sua marca com perfeição e conhecimento do que está
idealizando. Astuto porque o seu visado é o ardil, é o artifício, é a manha, é a
2
SOARES, Lei de patentes, marcas e direitos conexos: Lei n. 9.279 – 14.05.1996 [Comentários], p. 200-201.
APUD: OLIVEIRA, Adriana Tolfo de. Regime Jurídico Internacional e Brasileiro das Marcas. Porto Alegre:
Síntese, 2003, p. 120.
3
SOARES, José Carlos Tinoco. Tratado da Propriedade Industrial: Marcas e Congêneres. Vol. I
São Paul: Editora Jurídica Brasileira, 2003. p. 1044.
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malícia com que está eivado de atingir sub-reptciamente os seus objetivos. É

dissimulador porque, através de acrescentamentos e dissemelhanças,
mesmo encobrindo e fazendo parecer a sua marca um pouco diferente
da outra que lhe serviu de base. Farsante porque, com sua representação,
no caso expresso, consegue iludir facilmente os consumidores desatentos
que adquirem a falsa marca pela verdadeira. O seu fim precípuo é o disfarce
e o obtém através da fraude e do engano previamente imaginados e
adotados.”4

A concessão de registro da marca ora rebatida mercê de reformado, tornando-se NULO,

pois é uma clara imitação da marca da REQUERENTE, e é assim que pensam os nossos
pretórios:

STJ – Processo - RESP 32023 / GO ; RECURSO ESPECIAL - 1993/0002996-7

Relator(a) - Ministro DIAS TRINDADE (1031)
Órgão Julgador - T3 - TERCEIRA TURMA
Data do Julgamento 09/03/1993
Data da Publicação/Fonte DJ 05.04.1993 p.05839
RSTJ VOL.:00046 p.00398
Ementa
INDUSTRIAL. MARCA. REGISTRO. USO DE DESIGNATIVO SEMELHANTE.
E VEDADO PELO DIREITO MARCARIO O USO MALICIOSO, POR TERCEIRO, DE
DESIGNATIVO SEMELHANTE A MARCA REGISTRADA, SUSCEPTIVEL DE
CONFUNDIR A CLIENTELA.

3 – A ANTERIORIDADE É DA REQUERENTE

A marca impugnada efetuou seu depósito em 02/06/2010.

Acontece que no ano de 2009, a REQUERENTE efetuou o depósito de sua marca,

embora tenha sito indeferido por falta de procuração, mas isto é prova irrefutável
de que a REQUERENTE já usava a marca A NORDESTINA

Número Prioridade Marca Situação Titular Classe

A NORDESTINA - TECIDOS E NCL(9)
901621722 08/05/2009 A NORDESTINA Arquivado
CONFECÇÕES LTDA 35

Com efeito, o principio que deve resolver a contenda é o da ANTERIORIDADE de

USO ou precedência, e ele, indubitavelmente, favorece à REQUERENTE:

O sistema jurídico brasileiro, reconheceu o direito de quem possui a anterioridade

de USO, sendo o próprio USO que transforma o possuidor da marca em
PROPRIETÁRIO, daí dizer-se que o sistema jurídico é HÍBRIDO, pois concede a
propriedade da marca pelo registro e também pelo USO.
4
SOARES, José Carlos Tinoco. Tratado da Propriedade Industrial: Marcas e Congêneres. Vol. I
São Paul: Editora Jurídica Brasileira, 2003. p. 1043.
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Neste diapasão se enquadra Gama Cerqueira se insurge com inegável maestria:

“Comentando essa disposição o emérito GAMA CERQUEIRA

diz que com o previsto pelo art. 96 o possuidor de
marca não registrada goza de um direito de
preferência contra terceiro que intente registrar
marca idêntica. Assinala também que ao contrário do
que pode parecer, o Código não introduziu em nosso
direito o sistema do registro declarativo. Na
realidade, o que fez a comissão incumbida de elaborá-
lo foi criar um ‘SISTEMA HÍBRIDO’”.5

A Lei de Propriedade Industrial adotou este princípio:

Art. 129 - A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente

expedido, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu
uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas
coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

Parágrafo 1o.- Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou

depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou
semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico,
semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

Prova irrefutável de que a REQUERENTE usava a expressão A NORDESTINA

como nome de empresa é o contrato social de abertura que foi aprovado pela
Junta comercial em 2007, contendo logo na cláusula 1ª o nome comercial A
NORDESTINA - TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA. Cópia anexa (DOC. 2)

Fortalecendo a comprovação da precedência de uso da expressão A

NORDESTINA, anexa-se (DOC 3) notas fiscais de entrada de junho a dezembro
de 2008, de janeiro a dezembro de 2009 e de janeiro a julho de 2010. Tais provas
não deixam dúvidas de que a REQUERENTE USA a expressão A NORDESTINA
deste o ano de 2007 e permanece usando até hoje, tanto é que em 2012
ingressou com novo pedido de Registro de marca, como já demonstrado.
É valido ainda observar que houve alteração contratual aprovada pela Junta
Comercial em 2010, mas a expressão A NORDESTINA continuou integrando o
nome empresarial da REQUERENTE.

A REQUERENTE ALEGA e PROVA que usa a marca desde o ano de 2007, daí
seu direito de precedência.
5
JOÃO GAMA CERQUEIRA, Tratado da propriedade Industrial, v. II, t. II, Parte III, Ed. Forense, 1946, pp.
117-119. APUD: SOARES, José Carlos Tinoco. Marcas vs. Nome comercial: conflitos. São Paulo: Editora
Jurídica Brasileira, 2000. p. 102.
 8

E, durante todo esse tempo a REQUERENTE foi investindo em propagandas,

crescendo, ganhando fama e credibilidade do público consumidor, para, depois de
tanto trabalho e investimento, vir alguém pegar carona no nome que ela construiu.
A lei não possui esse desiderato.

Não se pode olvidar que quem possui o direito de prioridade e precedência é a

REQUERENTE, motivo pelo qual deve ser declarada a NULIDADE da marca
eivada de vícios.

Também porque a titular da marca impugnada, não pode alegar que usava a
expressão desde 2007, pois a mesma só veio a existir em 11 de SETEMBRO de
2008, com o nome empresarial MARIA MARGARIDA PONTES DOS SANTOS –
ME, o que está devidamente comprovado na certidão de CNPJ logo abaixo:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO DATA DE ABERTURA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
10.341.029/0001-90 11/09/2008
MATRIZ CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL
MARIA MARGARIDA PONTES DOS SANTOS - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

********

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

15.39-4-00 - Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO

R RAIMUNDO HOMEM 128 B

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF

63.050-580 ROMEIRAO JUAZEIRO DO NORTE CE

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA 11/09/2008

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

******** ********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia 18/09/2013 às 12:55:04 (data e hora de Brasília).

6 – DOS PEDIDOS

a) - O recebimento, processamento, instauração, conhecimento, análise e

acolhimento deste REQUERIMENTO DE INSTAURAÇÃO NULIDADE
ADMINISTRATIVA;
b) – A completa reforma do despacho que concedeu o REGISTRO da marca
HANORDESTINA, Processo n 902.662.520, publicada na RPI n. 2060, de
29/06/2010, com Registro concedido através da RPI n. 2202, publicada em
19/03/2013, declarando a NULIDADE da citada marca, com efeito EX
TUNC, em conformidade com a lei, a doutrina e a jurisprudência, e por se
estar praticando a mais lídima e salutar Justiça;
c) A análise e DEFERIMENTO do pedido de REGISTRO de marca da
REQUERENTE (A NORDESTINA, processo n. 904439720), que dará causa
à reforma da decisão recorrida com o INDEFERIMENTO DA MARCA ora
impugnada;

d) – A procedência de todos os pedidos.

Recife, 17 de setembro de 2013

ANA PAULA PEREIRA LEITE

Advogada – 14359-OAB/PE