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SECCIÓN PRIMERA
I. ANTECEDENTES
La demanda
Pretensiones
1
Cfr. Folio 2
2
“Código Contencioso Administrativo”
“[…] ARTÍCULO 85. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma
jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su
derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda
que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó
indebidamente […]”
Núm. único de radicación: 11001032400020100019200 3
“[…]
2.1. Que se declare la nulidad de las resoluciones número 31511 del 26 de
junio de 2009, 41115 del 19 de agosto de 2009 y 55609 del 29 de octubre de
2009 proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante
las cuales se negó el registro de la marca mixta MISTER POLLO para
distinguir servicios correspondientes a la clase 43 de la clasificación
internacional de Niza.
2.2. Que como consecuencia de la anterior declaración, y a título de
restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y
Comercio conceder el registro de la marca mixta MISTER POLLO en clase
43, a favor de los señores HUMBERTO PORTILLA MONTENEGRO y LUIS
EDUARDO CHAMORRO PORTILLA.
2.3. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio la
publicación de la sentencia que se dicte en el presente proceso en la Gaceta
de Propiedad Industrial […]”.
Presupuestos fácticos
3
Cfr. Folio 190
Núm. único de radicación: 11001032400020100019200 4
Normas violadas
Núm. único de radicación: 11001032400020100019200 5
Concepto de la violación
4
“[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto
para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos
susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de
aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
a) las palabras o combinación de palabras;
b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas
y escudos;
c) los sonidos y los olores;
d) las letras y los números;
e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores
[…]”.
5
“[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:
a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;
b) carezcan de distintividad;
c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o
características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se
trate;
d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica
al producto o al servicio al cual se aplican;
e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para
describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de
producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para
los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a
esos productos o servicios;
f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del
producto o servicio de que se trate;
g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del
producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;
h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma
específica;
i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia
geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el
empleo de los productos o servicios de que se trate;
j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos
productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de
asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad; -
k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;
l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión
respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique;
m) reproduzcan o imiten , sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas,
bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos
y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de
vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o
denominaciones de cualquier organización internacional;
Núm. único de radicación: 11001032400020100019200 6
8
Cfr. Folios 200 y 201
9
Cfr. Folio 202
10
Cfr. Folio 203
11
Cfr. Folio 207
Núm. único de radicación: 11001032400020100019200 8
6.5 Advirtió que “[…] la parte gráfica de una marca, adquiere mayor relevancia
cuando se está frente a signos compuestos por palabras de uso común,
inapropiables por un sólo empresario en el mercado, como es el caso de la
marca MR. POLLO, lo cual por supuesto, refuerza la distintividad del signo
solicitado por mis poderdantes y hace que en el análisis o cotejo marcario
deba prevalecer el elemento gráfico que constituye la marca, evitándose
así cualquier riesgo de confusión […]”12.
12
Cfr. Folio 209
13
Cfr. Folio 211
Núm. único de radicación: 11001032400020100019200 9
14
Cfr. Folios 211 y 216
15
Cfr. Folio 219
16
Cfr. Folio 220
Núm. único de radicación: 11001032400020100019200 10
Contestación de la demanda
7.1 Manifestó que los actos acusados se encuentran ajustados a derecho por lo
que no violan las normas contenidas en la Decisión 486, en razón a que
17
Cfr. Folio 221
18
Cfr. Folio 222
19
Cfr. Folio 223
Núm. único de radicación: 11001032400020100019200 11
7.3 Sostuvo que “[…] el signo solicitado pretende registrar los servicios de
restauración (alimentación) comprendidos en la clase 43 de la clasificación
vigente, mientras que la marca registrada distingue productos los productos
comprendidos en la clase 30, en consecuencia el signo solicitado pretende
distinguir servicios que podrían inducir al consumidor a creer que el titular
de la marca registrada utiliza sus productos en la preparación de platos que
ofrece con el servicio de restaurante y que por ende ha extendido su giro
de negocios a los servicios referidos, razón por la cual al conceder el
20
Cfr. Folio 281
21
Cfr. Folio 283
Núm. único de radicación: 11001032400020100019200 12
7.4 Agregó que “[…] el signo solicitado MISTER POLLO transmite la misma
idea del signo solicitado SEÑOR POLLO O MISTER POLLO O MR POLLO,
con lo cual los consumidores, fácilmente pueden creer que se trata de la
innovación de una marca registrada ya conocida. En consecuencia los
signos confrontados y analizados en conjunto y sucesivamente, son
confundibles incurriendo en la causal de irregistrabilidad contemplada en el
artículo 136 literal a) de la decisión 486 de la comunidad Andina […]” 23.
7.5 Concluyó indicando que “[…] la referencia que hace la parte demandante
de otras actuaciones administrativas cabe señalar que cada caso es
independiente en el cual se analizan circunstancias especiales, lo que no
compromete ni obliga a la oficina nacional competente a determinado
pronunciamiento y verse afectado el poder discrecional de la administración
[…]”24.
Interpretación Prejudicial
Alegatos de conclusión
Competencia
28
Cfr. Folio 141
29
“Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
30
Aplicable al presente asunto en los términos del artículo 267 del Decreto 01 de 2 de enero de
1984, “Por medio de la cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”.
Núm. único de radicación: 11001032400020100019200 14
14. Visto el artículo 128 numeral 7.º31 del Decreto 01 de 198432, sobre
la competencia del Consejo de Estado, en única instancia,
aplicable en los términos del artículo 308 33 de la Ley 1437 de 18 de
enero de 201134, sobre el régimen de transición y vigencia y el
artículo 1.º35 del Acuerdo núm. 55 de 5 de agosto de 2003 36, sobre
distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es
competente para conocer del presente asunto.
15. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las
siguientes partes: i) los actos administrativos acusados; ii) el
problema jurídico; iii) la normativa comunitaria andina en materia
de propiedad industrial; iv) los principios y características del
Derecho Comunitario Andino; v) la interpretación prejudicial del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación
Prejudicial 156-IP-2014 de 22 de abril de 2015 y vii) el análisis del
caso concreto.
31
“[…] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado,
en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en
única instancia: […]7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley
[…]”.
32
“Código Contencioso Administrativo”.
33
“[…] Artículo 308. Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el
dos (2) de julio del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien,
así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso
a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen
jurídico anterior […]”
34
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo”
35
Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos
de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no
asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso.
36
“Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado”.
Núm. único de radicación: 11001032400020100019200 15
17.1 Resolución núm. 31511 de 26 de junio de 2009 37, mediante la cual la Jefe
de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y
Comercio, declaró infundada la oposición de Avidesa Mac Pollo S.A. y fundada la
oposición presentada por Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca,
negando así el registro del signo mixto MISTER POLLO solicitado por la parte
demandante para distinguir servicios de la Clase 43 de la Clasificación
Internacional de Niza. En la resolución se indicó:
En el caso que nos ocupa es preciso señalar, que revisada la base de datos de la
entidad, se encontró que efectivamente la sociedad opositora PROCESADORA
NACIONAL DE ALIMENTOS C.A., PRONACA presentó solicitud de registro de la
marca MR. POLLO (nominativa), expediente N° 07-118610, para distinguir
productos de la clase 30, cumpliendo de esta manera con el requisito exigido por la
normatividad andina para acreditar el interés real en el mercado, con base en la
marca MR. POLLO registrada en Ecuador
[…]
Así las cosas, el caso que nos ocupa es determinar si la marca solicitada en registro
MR. POLLO se asemeja a la marca opositora MR. POLLO, expediente N° 07-
118610, clase 30 internacional, cuyo solicitante es la sociedad Procesadora
Nacional de Alimentos C.A. Pronaca, pudiendo causar un riesgo de confusión o de
asociación respecto de los productos o servicios que buscan distinguir.
[…] esta oficina considera que entre el signo solicitado MISTER POLLO y el signo
previamente solicitado MR. POLLO se presenta identidad de orden ortográfico,
fonético y conceptual, por lo que resulta claro que de coexistir en el mercado,
generarían riesgo de confusión en el consumidor y asociación respecto a los
productos que identifican.
De otro lado, pese a que el signo registrado se presenta de forma mixta,
acompañado de un componente gráfico, éste no logra desvirtuar el riesgo de
confusión respecto al signo solicitado, ya que evocan el mismo concepto, aunado a
que los dos signos están acompañados de la figura de un pollo en la parte lateral y
al lado comparten la expresión “MISTER POLLO “ y “MR POLLO”, en donde radica
37
Cfr. 3 a 11
Núm. único de radicación: 11001032400020100019200 16
la confundibilidad entre ellos, por lo que la parte figurativa que contiene el primero,
no constituye un elemento diferenciados entre las marcas que se comparan.
Lo anterior, lleva necesariamente a concluir que la marca solicitada no ostenta la
distintividad requerida, por lo tanto, de permitir su registro, se debilitaría la función
diferenciadora propia de la marca, creando en el consumidor confusión.
Expuesto lo anterior, deben tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten
conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos
y/o servicios. Para ello debe partirse del principio de la especialidad, que da alcance
a la protección en relación con los productos o servicios especificados en la solicitud
o en el registro.
[…]
Así las cosas, pese a que se trata de productos y servicios comprendidos en
diferentes clases del nomenclador internacional, éstos se encuentran
estrechamente relacionados, ya que los productos alimenticios que identifica el
signo solicitado, son utilizados en los servicios de restauración (alimentación) que
pretende identificar el signo solicitado, por lo cual pueden (sic)prestados por el
mismo empresario, por lo que de coexistir en el mercado, el consumidor crearía en
su mente la idea errada que unos y otros provienen del mismo origen empresarial.
Por tal razón, cuando los signos son idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser
la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican,
aspecto que no se da en la presente actuación administrativa, al existir riesgo de
confusión entre los signos y asociación entre los productos y servicios que
distinguen, con base en las razones anotadas.
Como consecuencia de lo expuesto los signos confrontados no pueden coexistir en
el mercado, ya que de concederse el registro del signo solicitado podría generar
riesgo de generar perjuicio a los consumidores y afectar el derecho de exclusividad
conferido al titular de la marca previamente solicitada.
Por lo tanto, la marca objeto de la solicitud, está comprendida en la causal de
irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina.
[…]
2. Estudio de registrabilidad
Teniendo en cuenta los datos suministrados por el recurrente y una vez revisada de
oficio la clase para la que se solicita la marca y otras clases relacionadas, se
encontró la siguiente información relevante para efectos del presente examen de
registrabilidad:
De acuerdo al anterior registro visual encontramos que las marcas cotejadas son de
naturaleza mixta; por ende es necesario determinar cuál es el elemento de mayor
relevancia dentro del conjunto de las mismas. En efecto, las denominaciones de las
38
Cfr. Folios 12 a 16
Núm. único de radicación: 11001032400020100019200 18
Por otra parte, deben tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir
a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y/o
servicios.
En este sentido, el signo solicitado pretende distinguir:
“Servicios de restauración (alimentación)”, servicios comprendidos en la clase 43
internacional.
La marca adoptada como fundamento para la negación distingue:
"Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y
preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados
comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza;
vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”, productos comprendidos en la clase
30 internacional.
De lo anterior bien puede colegirse que el signo solicitado en registro pretende
distinguir servicios que podrían inducir al consumidor a creer que el titular de la
marca registrada utiliza sus productos en la preparación de los platos que ofrece
con el servicio de restaurante y que por ende, ha extendido su giro de negocios a
los servicios referidos; razón por la que de permitirse el registro del signo solicitado
en registro, el consumidor no dispondría de los elementos necesarios y suficientes
que le permitan diferenciar el origen empresarial de uno y otro, presupuesto este
indispensable de registrabilidad.
En consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de
irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina, razón por la que la decisión recurrida habrá de
ser confirmada.
RESUELVE
Núm. único de radicación: 11001032400020100019200 19
[…]
Una vez cotejados los signos en su conjunto de manera sucesiva y no simultánea,
éstos son susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación desde el punto de
vista de la comparación visual, fonética y conceptual. Lo anterior debido a que el
signo solicitado reproduce parcialmente la marca registrada, si bien no resulta una
reproducción exacta en nuestro medio "MR.”, resulta ser la forma abreviada de
MÍSTER y se pronuncian de igual manera MÍSTER, por tanto obra una identidad
fonética.
Señala el recurrente, una características especiales, en cuanto al diseño del signo
solicitado, pese a ello, se evidencia que ambos signos trasmiten la misma idea del
SEÑOR POLLO, O MÍSTER POLLO O MR. POLLO, con lo cual los consumidores,
fácilmente pueden creer que se trata de la innovación de una marca registrada ya
conocida en el mercado.
En conclusión, esta Delegatura considera que los signos confrontados, como tales,
analizados en conjunto y sucesivamente, son confundibles, por lo que es preciso
adentrarnos a analizar la conexión competitiva entre los productos que amparen o
pretendan amparar. Lo anterior, con el objetivo de determinar si existe o no riesgo de
confusión.
39
Cfr. Folios 17 a 21
Núm. único de radicación: 11001032400020100019200 20
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
El problema jurídico
Núm. único de radicación: 11001032400020100019200 21
40
El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996;
normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la
sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo
Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir,
que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.
Núm. único de radicación: 11001032400020100019200 22
por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas
exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de
1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de
Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de
Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado
Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro
Estado.
47
El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de
22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial.
Núm. único de radicación: 11001032400020100019200 25
“[…]
PRIMERO: No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136,
literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de
terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente
solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o
productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso
de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de
asociación.
Basta que exista el riesgo de confusión para que el signo solicitado sea
irregistrable.
Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación
será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los
signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o
servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los
consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o
servicios de que se trate.
48
Cfr. Folios 325 a 346
Núm. único de radicación: 11001032400020100019200 26
Titular:
Solicitante:
Procesadora Nacional de Alimentos C.A.
Humberto Portilla Montenegro y Pronaca
Luis Eduardo Chamorro Portilla
Clase 43 Clase 30
“[…] Servicios de restauración (alimentación)[…]” “[…] Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú,
sucedáneos del café; harinas y preparaciones
hechas de cereales, pan, pastelería y confitería,
helados comestibles; miel, jarabe de melaza;
levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza;
vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.
[…]”
50
Cfr. 335
Núm. único de radicación: 11001032400020100019200 30
Cargo de nulidad por la violación de los artículos 134 literales a), b) y g), 135
literales b), e) y f) y artículo 136 literal a) de la Decisión 486
41. Visto el artículo 134 literales a), b) y g) de la Decisión 486, puede
constituir marca cualquier signo que sea apto para distinguir
productos o servicios en el mercado y que sea susceptible de
representación gráfica. El mismo artículo establece una lista no
taxativa de los signos que pueden constituir marca y, dentro de
esta, entre otras, se incluye “[…] las palabras o combinación de
palabras […]”, “[…] las imágenes, figuras, símbolos, gráficos,
logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos
[…]” “[…] cualquier combinación de signos o medios indicados en
los apartados anteriores […]”.
42. Visto el artículo 135 literales b), e) y f) de la Decisión 486, no
podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de
distintividad; consistan exclusivamente en un signo o indicación
que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la
cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época
de producción u otros datos, características o informaciones de los
productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho
signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a
esos productos o servicios; y, consistan exclusivamente en un
signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del
producto o servicio de que se trate.
43. En efecto, el singo MISTER POLLO, por una parte, está constituido
por dos palabras, una imagen de un pollo y una figura que es un
rectángulo que contiene la imagen y las palabras. Por otra parte,
no consiste exclusivamente en un signo que describe
características o informaciones del servicio y tampoco consiste
exclusivamente en un signo que sea el nombre genérico o técnico
Núm. único de radicación: 11001032400020100019200 31
45. Visto el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, es claro que para
la configuración de la causal de irregistrabilidad, es necesario que
entre el signo solicitado y la marca se genere un riesgo de
confusión o asociación derivado del cumplimiento de dos
supuestos, en primer término, el signo solicitado debe ser idéntico
o semejante a una marca anteriormente registrada y, en segundo
término, debe existir una identidad o conexión entre los productos
o servicios que pretende identificar el signo solicitado y la marca
registrada.
46. En consecuencia, la Sala deberá analizar en el presente caso si el
signo mixto MISTER POLLO solicitado para identificar servicios de
la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza se encuentra
incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en el
literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.
47. La parte demandante, en el cargo de violación desarrollado en el
libelo introductorio, indican específicamente que, a pesar de que en
la comparación del signo solicitado y la marca se advierta, que
desde el punto de vista fonético pueden ser similares, las palabras
que componen tanto el signo solicitado como la marca son de uso
51
Cfr. Folio 135v
Núm. único de radicación: 11001032400020100019200 32
53
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de
2004, marca: “DIUSED JEANS”.
54
Cfr. Folio 332
55
Cfr. Folio 330
Núm. único de radicación: 11001032400020100019200 34
50. De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta
hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la
dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del
consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca
mixta va a suscitar en los consumidores”.
52. Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números,
palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual;
las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la
inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación
permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que
impacta y permanece en la mente del consumidor.
56
Folio 333
Núm. único de radicación: 11001032400020100019200 35
Fecha de Tipo de
Marca Marca Titular Clase
registro
29 de octubre Mixta
MISTER ALBONDIGA Carlos Alberto Arias Mejía 43
2004
Mixta
10 de junio de
MISTER WINGS Edgar Colorado Quintero 43
2008
EXPRESS
Mixta
25 de junio de
MISTER POMPY Elio Fabio Villanueva López 43
2008
RESTAURANTE
26 de mayo de Mixta
MR. TACO Inversiones Alianza Ltda. 43
2003
3 de julio de Mixta Servicios Consolidados S.A. –
MR WHO? 43
2003 SERCONSA
30 de abril de Mixta
MR PORK Jaime Ernesto Salas B 43
2004
16 de mayo de Mixta
MR. BEEF Carlos Eduardo Santos Otálora 43
2007
Mixta
ASADERO EL GRAN 24 de junio de
José Aníbal Puerto Nocua 43
POLLO LUPI LULU Y 2003
PIPE
19 de junio de
SMUKY QUE NOTA DE Mixta La Pollería S.A. 43
2003
POLLO
Fecha de Tipo de
Marca Marca Titular Clase
registro
3 de junio de Mixta
MISTER POP´S Arcor S.A.I.C. 30
2003
22 de marzo de Mixta
Gelco SRL 30
MISTER JELLIX 2002
Mixta
23 de
THE MISTER P
noviembre de Carlos Ariel Mejía 30
GRANOLA
2004
29 de agosto Nominativa
MISTER NUX Alinova S.A 30
2006
16 de febrero Mixta
MR. DAY Parmalat S.P.A. 30
de 2001
21 de agosto Mixta
MR. BROWN Grupo Bimbo S.A.B. DE C.V. 30
de 2002
21 de feb de Mixta
MR. CHURRO Juan Diego Ayarza Bustamante 30
2002
3 de julio de Mixta Servicios Consolidados S.A. –
MR WHO? 30
2003 SERCONSA
25 de febrero Mixta
MR. AREPA Marino Augusto Vallejo Hernández 30
de 2005
EL CARNAVAL DEL 30 de abril de Mixta
Humberto Melo Tovar 30
POLLO 2002
27 de Mixta
noviembre de Comercializadora Patriava Ltda. 30
POLLO ABA
2003
16 de
EL POLLO QUE septiembre de Nominativa Grupo CBC S.A. 30
SIEMPRE PIO 2006
13 de
EN FRISBY QUEREMOS Nominativa
septiembre de Frisby S.A. 30
DARTE SIEMPRE EL
2001
MEJOR POLLO
16 de
RAPI POLLO noviembre de Mixta Congelados Agricolas S.A.. 30
2007
63. Establecido entonces que los términos MISTER, MR. y POLLO que
identifican servicios y productos de las Clases 43 y 30 de la
Clasificación Internacional de Niza son de uso común, ha de
indicarse que ésta Sección, en sentencia proferida el 23 de enero
de 201457, estableció, con fundamento en la Interpretación
Prejudicial que se emitió para ese proceso que, no se deben tener
en cuenta las palabras de uso común al realizar el examen
comparativo de las marcas:
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida
el 23 de enero de 2014, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación,
11001-03-24-000-2007-00230-00.
Núm. único de radicación: 11001032400020100019200 38
“[…] es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez
Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, al realizar
el examen comparativo de las marcas.
El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que
palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser
utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos
usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.” (Las
negrillas y subrayas fuera de texto) […]”
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Cfr. Folio 331
Núm. único de radicación: 11001032400020100019200 41
“[…]
1. En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los
siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva
entre los productos, que también son aplicables a los servicios:
“a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…)
Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una
clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda
la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los
productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud
para impedir el registro, corresponde a quien alega.
73. Para la Sala, en este caso, existe una conexión entre los servicios
de restauración de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de
Niza y los productos de la Clase 30 de la misma clasificación,
porque, a pesar de que no utilicen los mismos canales de
comercialización y no necesariamente utilicen los medios de
publicidad, si puede existir una complementariedad si se tiene en
cuenta que los productos de la Clase 30 de la Clasificación
Internacional de Niza pueden ser usados para la prestación de los
servicios de alimentación, creando en la mente del consumidor un
riesgo de asociación.
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Folio Cfr. 191
Núm. único de radicación: 11001032400020100019200 44
Conclusión
III. RESUELVE:
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.